ฎีกาที่ 131/2538

พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474มาตรา16วรรคสองเพียงแต่บัญญัติให้สิทธิแก่ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าซึ่งนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่รับจดทะเบียนไปให้ทราบตามวรรคหนึ่งของมาตรา16มีสิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าตามมาตรา19ทวิได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเหตุที่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนนั้นโดยมิได้บัญญัติห้ามมิให้ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นใช้สิทธิดำเนินคดีทางศาลโจทก์จึงมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลได้ โจทก์อ้างว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าพิพาทอันจดทะเบียนไว้ในประเทศฝรั่งเศสได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทแต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่รับจดทะเบียนให้โดยอ้างว่าเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของส.ซึ่งนายทะเบียนได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้วต่อมาส. ได้โอนให้จำเลยโจทก์ได้อุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและขอให้คณะกรรมการรอการวินิจฉัยไว้ก่อนซึ่งคณะกรรมการได้มีคำสั่งให้รอการวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ไว้เพื่อรอคำพิพากษาของศาลการที่โจทก์คดีขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยโดยอ้างโจทก์มีสิทธิดีกว่าจำเลยผู้ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วโดยโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าพิพาทได้ใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าของโจทก์แพร่หลายมาเป็นเวลานานหลายสิบปีแล้วทั้งได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทของโจทก์ไว้ในประเทศฝรั่งเศสและประเทศต่างๆไม่น้อยกว่า90ประเทศจึงเป็นกรณีที่โจทก์อ้างว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลยผู้ที่จดทะเบียนไว้แล้วขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิพาทของจำเลยอันเป็นการใช้สิทธิตามมาตรา41(1)โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องได้ โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเป็นการที่โจทก์ผู้ขอจดทะเบียนได้ใช้สิทธิตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474มาตรา16วรรคสองอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามิใช่เป็นกรณีที่โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนตามมาตรา22วรรคสี่(1)อันเป็นกรณีที่มีผู้คัดค้านการขอจดทะเบียนแล้วนายทะเบียนได้ให้คำวินิจฉัยกรณีนี้ไม่มีการคัดค้านการขอจดทะเบียนของโจทก์แต่เป็นเรื่องที่นายทะเบียนไม่รับจดทะเบียนให้โจทก์เองเพราะเห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่โจทก์ขอจดทะเบียนนั้นเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วกรณีจึงไม่ต้องด้วยมาตรา22และไม่ตัดสิทธิของโจทก์ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แท้จริงจะดำเนินคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของตนเมื่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนของส. และต่อมาส. โอนสิทธิเครื่องหมายการค้าให้จำเลยโจทก์ซึ่งอ้างว่าเป็นเจ้าของมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าจำเลยย่อมมีสิทธิฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำขอจดทะเบียนและทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ตามมาตรา41(1)สิทธิของโจทก์ที่จะนำคดีมาสู่ศาลโดยฟ้องจำเลยต่อศาลเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าพิพาทจึงไม่สิ้นไป โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยโดยอ้างว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าจำเลยเพราะได้ใช้มาก่อนซึ่งเป็นการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474มาตรา41(1)โจทก์หาได้ฟ้องคดีเพื่อป้องกันหรือเรียกค่าเสียหายในการล่วงสิทธิเครื่องหมายการค้าโจทก์ตามมาตรา29ไม่โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องคดีได้แม้ยังไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนในประเทศไทยก็ตาม

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "KICKERS" อ่านว่า คิดเคอร์ส โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไว้ในประเทศฝรั่งเศสและประเทศต่าง ๆไม่น้อยกว่า 90 ประเทศ และได้จำหน่ายสินค้า เสื้อผ้า เครื่องแต่งกายรองเท้า และสินค้าอื่น ๆ อีกหลายชนิดภายใต้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวทั้งในประเทศฝรั่งเศสและประเทศต่าง ๆ เกือบทั่วโลกสินค้าของโจทก์ได้รับความนิยมจากสาธารณชนทั่วไป โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในจำพวก 38 สินค้าจำพวกเครื่องนุ่งห่มและเครื่องห่อหุ้มเท้า แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าปฏิเสธไม่รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเนื่องจากเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์เหมือนหรือเกือบเหมือนกับเครื่องหมายการค้าคำว่า "KICKERS" ตามคำขอเลขที่ 76676 ของนายสิทธิพร เตียจันทร์พันธ์ โจทก์ได้อุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและขอให้คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ารอการวินิจฉัยไว้ก่อน คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้รอการวินิจฉัยไว้เพื่อรอคำพิพากษาของศาล นายสิทธิพรได้ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่76676 โดยนำเครื่องหมายการค้าคำว่า "KICKERS" ของโจทก์มายื่นขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของตนเอง เป็นการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์และทำให้โจทก์เสียหายไม่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ต่อมาโจทก์ตรวจพบว่านายสิทธิพรได้โอนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้แก่จำเลยเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2530 แต่เนื่องจากนายสิทธิพรไม่ใช่เจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวที่แท้จริง จำเลยในฐานะผู้รับโอนจึงไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าดังกล่าวโดยแท้จริง หากศาลไม่เพิกถอนเครื่องหมายการค้าของจำเลย จะทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในแหล่งกำเนิดและความเป็นเจ้าของของเครื่องหมายการค้าและสินค้าของโจทก์และจำเลยได้ ขอให้พิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "KICKERS" ดีกว่าจำเลย ให้จำเลยเพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 76676 ทะเบียนเลขที่ 49307หากจำเลยไม่ดำเนินการ ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ให้จำเลยเลิกใช้เครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 76676 ทะเบียนเลขที่ 49307 กับสินค้าของจำเลย และห้ามจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า"KICKERS" กับสินค้าของจำเลยต่อไป จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเพราะต้องห้ามตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 เครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่ได้จดทะเบียนทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ ต้องห้ามมิให้ฟ้องร้องเพื่อป้องกันหรือเรียกร้องค่าเสียหายในการล่วงสิทธิเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่ไม่ได้จดทะเบียนนั้นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไม่เหมือนกับเครื่องหมายการค้าของจำเลย เพียงแต่อ่านออกเสียงในภาษาอังกฤษคล้ายคลึงกัน แต่ออกเสียงเป็นภาษีฝรั่งเศสแตกต่างกัน เครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เป็นตัวสามัญ เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นตัวพิมพ์เล็ก แตกต่างกันมองเห็นได้ชัด ไม่ทำให้สับสนหรือผิดหลงก่อนฟ้องโจทก์ได้ใช้สิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าแล้ว โจทก์จะดำเนินคดีทางศาลในกรณีเดียวกันไม่ได้ ต้องห้ามตามมาตรา 22 วรรคสี่ (1) ของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 แม้โจทก์จะขอให้รอการพิจารณาอุทธรณ์ไว้ ก็ไม่มีผลทำให้ฟ้องคดีได้เพราะขัดต่อมาตรา 22 ดังกล่าว นอกจากนี้โจทก์ฟ้องคดีนี้เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่โจทก์ได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของนายทะเบียน สิทธิการนำคดีสู่ศาลของโจทก์ตามมาตรา 22 วรรคสี่ (2) ก็สิ้นไปแล้วเช่นกัน นายสิทธิพรได้ใช้เครื่องหมายการค้ากับสินค้าตลอดมาโดยสุจริตนับแต่จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเมื่อจำเลยได้รับโอนเครื่องหมายการค้ามา จำเลยก็ใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าของจำเลยตลอดมา นายสิทธิพรเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอันแท้จริง โจทก์ไม่ได้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่จำเลยได้จดทะเบียนไว้ก่อน โจทก์มิได้ฟ้องว่าจำเลยเอาสินค้าไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์ที่จะทำให้โจทก์มีสิทธิฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474มาตรา 29 วรรคสอง ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า เมื่อนายทะเบียนปฏิเสธไม่ยอมรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้โจทก์ พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ. 2474 มาตรา 16 วรรคสอง บัญญัติให้โจทก์ต้องใช้สิทธิอุทธรณ์คัดค้านคำวินิจฉัยหรือคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเพียงทางเดียวเท่านั้น โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า สภาพแห่งข้อหาของโจทก์ในคดี