ฎีกาที่ 1764/2549

พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 9 (1) บัญญัติให้การประดิษฐ์ยาหรือสิ่งผสมของยาซึ่งเป็นตัวผลิตภัณฑ์ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้เท่านั้น ไม่ได้บัญญัติให้กรรมวิธีการผลิตยาเป็นการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ แม้โจทก์จะเคยได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ลักษณะเดียวกันนี้จากสำนักงานสิทธิบัตรยุโรปแล้วก็ตาม ก็หาได้เป็นข้อจำกัดในการตรวจสอบการประดิษฐ์โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการและวิธีการที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. สิทธิบัตร พ.ศ.2522 ไม่

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้พิพากษาว่าคำขอรับสิทธิบัตรเลขที่ 004309 ของโจทก์ที่ขอถือสิทธิกรรมวิธีในการเตรียมสูตรยาซึ่งประกอบด้วยการผสมสารออกฤทธิ์ 3' - เอซิโด - 3' - ดีออกซีไธมิดีน หรืออนุพันธ์ของสารออกฤทธิ์ดังกล่าวที่ยอมรับทางยาเข้ากับพาหะที่ยอมรับทางยาไม่ขัดต่อมาตรา 5 (2) ประกอบมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ และคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตรตามเอกสารท้ายฟ้องของโจทก์ไม่ขัดต่อมาตรา 39 มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535 ขอให้เพิกถอนคำสั่งของจำเลยที่ 1 และเพิกถอนคำวินิจฉัยของจำเลยที่ 2 ถึงที่ 13 จำเลยทั้งสิบสามให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์แทนจำเลยทั้งสิบสาม จำนวน 1,000 บาท โจทก์ฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยเป็นประการแรกว่า ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าคำขอรับสิทธิบัตรของโจทก์ตามคำฟ้องต้องห้ามตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 9 (1) ชอบหรือไม่ ได้ความว่า โจทก์ยื่นคำขอรับสิทธิบัตรตามฟ้องไว้เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2529 ซึ่งตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น มาตรา 28 บัญญัติให้อธิบดีกรมทะเบียนการค้าซึ่งต่อมาเปลี่ยนเป็นอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายมีอำนาจหน้าที่พิจารณาคำขอรับสิทธิบัตร ถ้าเห็นว่าการประดิษฐ์ตามคำขอรับสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้ตามมาตรา 4 ให้สั่งยกคำขอรับสิทธิบัตรนั้น แต่ถ้าเห็นว่าคำขอถูกต้องและไม่ต้องห้ามก็ให้ส่งประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตร ตามบทนิยามในมาตรา 3 การประดิษฐ์แบ่งได้ 2 ประเภท คือ การประดิษฐ์คิดค้นผลิตภัณฑ์และการประดิษฐ์คิดค้นกรรมวิธีการผลิตหรือการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ซึ่งอาจมีการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์หรือสิทธิบัตรกรรมวิธีก็ได้ และตามมาตรา 9 (1) บัญญัติให้การประดิษฐ์ยาหรือสิ่งผสมของยาซึ่งเป็นตัวผลิตภัณฑ์ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้เท่านั้น ไม่ได้บัญญัติให้กรรมวิธีการผลิตยาเป็นการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตรไม่ได้แต่อย่างใดและเมื่ออธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายได้พิจารณาคำขอรับสิทธิบัตรของโจทก์ซึ่งขอรับสิทธิบัตรเฉพาะกรรมวิธีในการเตรียมสูตรยา ซึ่งประกอบด้วยสารออกฤทธิ์คือ 3' - เอซิโด - 3' - ดีออกซีไธมิดีน หรืออนุพันธ์ที่ยอมรับทางยาเข้ากับพาหะที่ยอมรับทางยาซึ่งไม่ต้องห้ามมิให้ขอรับสิทธิบัตรแต่อย่างใดจึงมีคำสั่งให้ประกาศโฆษณาคำขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 28 ดังกล่าวแล้ว แม้ต่อมาในชั้นตรวจสอบการประดิษฐ์ที่ขอรับสิทธิบัตร จำเลยที่ 1 ผู้ได้รับมอบหมายจากอธิบดีจะมีคำสั่งให้ยกคำขอรับสิทธิบัตรของโจทก์ก็เป็นการสั่งยกคำขอรับสิทธิบัตรเฉพาะเหตุว่าสิทธิบัตรกรรมวิธีของโจทก์ไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นไม่ได้อ้างว่าการประดิษฐ์ของโจทก์ต้องห้ามขอรับสิทธิบัตรตามมาตรา 9 (1) แต่อย่างใด เมื่อโจทก์อุทธรณ์คำสั่งของจำเลยที่ 1 ดังกล่าว ต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรก็ไม่มีปัญหานี้ คณะกรรมการสิทธิบัตรก็ไม่ได้วินิจฉัยปัญหานี้ และเมื่อโจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสิทธิบัตรโดยฟ้องต่อศาลเป็นคดีนี้ตามมาตรา 74 ก็ไม่มีประเด็นปัญหานี้ ปัญหาดังกล่าวย่อมเป็นอันยุติไปแล้วไม่มีเหตุที่ศาลอุทธรณ์จะหยิบยกขึ้นวินิจฉัย ดังนั้น ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า การประดิษฐ์ตามคำขอรับสิทธิบัตรของโจทก์ต้องห้ามมิให้ขอรับสิทธิบัตรตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 9 (1) จึงไม่ชอบ โดยต้องถือว่าการประดิษฐ์อันเป็นกรรมวิธีในการเตรียมสูตรยาตามคำขอรับสิทธิบัตรของโจทก์ไม่ใช่การประดิษฐ์ที่ต้องห้ามขอรับสิทธิบัตรฎีกาในข้อนี้ของโจทก์ฟังขึ้น ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยต่อไปคือ คำขอรับสิทธิบัตรตามคำฟ้องของโจทก์ไม่มีขั้นการประดิษฐ์สูงขึ้นตามพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ.2522 มาตรา 5 (2) และ มาตรา 7 หรือไม่ ได้ความว่า หลักเกณฑ์ในการพิจารณาในเรื่องขั้นการประดิษฐ์นั้น ถือข้อถือสิทธิเป็นเกณฑ์และพิจารณาจากข้อถือสิทธิหลักก่อนคือข้อถือสิทธิที่มิได้อ้างข้อถือสิทธิใด ในคำขอรับสิทธิบัตรของโจทก์ ข้อถือสิทธิหลักคือข้อถือสิทธิข้อที่ 1 ส่วนข้อถือสิทธิที่เหลืออยู่ทั้งหมดล้วนอ้างข้อถือสิทธิข้อที่ 1 จึงถือเป็นข้อถือสิทธิรอง ในข้อถือสิทธิข้อที่ 1 ระบุว่า "กรรมวิธีในการเตรียมสูตรยาซึ่งประกอบด้วยการผสมสารออกฤทธิ์ คือ 3' - เอซิโด - 3' - ดีออกซีไธมิดีน หรืออนุพันธ์ของมันที่ยอมรับทางยาเข้ากับพาหะที่ยอมรับทางยา" นั้น การนำสารออกฤทธิ์ผสมกับพาหะที่ยอมรับทางยาเป็นกรรมวิธีซึ่งเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปอยู่แล้ว และในข้อถือสิทธินี้ก็มิได้ระบุรายละเอียดของพาหะทางยาไว้ จึงหมายความว่าจะใช้พาห