ฎีกาที่ 2108/2538

เครื่องหมายการค้าที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนไว้และของจำเลยที่ได้รับการจดทะเบียนไว้มีคำในอักษรโรมันและอักษรไทยรวมทั้งสำเนียงเรียกขานคล้ายคลึงกันมากหากไม่ได้สังเกตอย่างรอบคอบโดยถี่ถ้วนย่อมหลงผิดได้ว่าเป็นเครื่องหมายการค้าอย่างเดียวกันเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยต่างเป็นคำที่ประดิษฐ์ขึ้นเองโดยไม่มีคำแปลจึงไม่น่าเชื่อว่าจำเลยจะประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าขึ้นเองจนคล้ายคลึงกับของโจทก์ซึ่งใช้มาก่อนโดยไม่ได้เจตนาการกระทำของจำเลยเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าจำเลยแม้จำเลยจะจดทะเบียนไว้แล้วและโจทก์ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยโจทก์ก็ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474มาตรา41(1) โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่42ประเภทอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งซึ่งประกอบด้วยเนื้อเป็ดไก่ปลาและผักแม้จะแตกต่างกับสินค้าของจำเลยซึ่งเป็นลูกกวาดขนมปังกรอบขนมปังช็อกโกแล็ตและนมแต่ก็อยู่ในจำพวกที่42และถือว่าเป็นสินค้าประเภทอาหารด้วยผู้ซื้อสินค้าอาจเข้าใจผิดว่าเป็นสินค้าที่ผลิตโดยผู้ผลิตรายเดียวกันได้ถือว่าจำเลยใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยโดยไม่สุจริต โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนในประเทศไทยเมื่อไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าจำเลยได้ลวงขายสินค้าของจำเลยต่อสาธารณชนว่าเป็นของโจทก์จึงไม่อาจบังคับให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายตามมาตรา29วรรคสองได้ แม้โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลยแต่เมื่อยังไม่ได้รับการจดทะเบียนจึงไม่มีสิทธิฟ้องขอให้ห้ามจำเลยมิให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นตามมาตรา29วรรคแรกทั้งโจทก์มิได้ฟ้องนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วยจึงไม่อาจพิพากษาบังคับนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้และเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยให้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา142(5),246และ247

โจทก์ ฟ้อง ขอให้ พิพากษา ว่า โจทก์ มีสิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า คำ ว่า BENIHANA อ่าน ว่า เบนิฮาน่า ตาม คำขอ จดทะเบียน เลขที่ 198586 ดีกว่า เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย ตาม คำขอ จดทะเบียนเลขที่ 124805 ทะเบียน เลขที่ 83787 และ เครื่องหมายการค้า ตาม คำขอจดทะเบียน เลขที่ 132981 ทะเบียน เลขที่ 89203 ห้าม จำเลย ใช้เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว และ ให้ จำเลย เพิกถอน คำขอ จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เลขที่ 124805 ทะเบียน เลขที่ 83787 และ คำขอจดทะเบียน เลขที่ 132981 ทะเบียน เลขที่ 89203 ต่อ นายทะเบียน หากจำเลย ไม่ปฏิบัติ ให้ ถือเอา คำพิพากษา เป็น เครื่อง แสดง เจตนา ให้ มี คำสั่งให้ นายทะเบียน เครื่องหมายการค้า รับ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ตามคำขอ เลขที่ 198586 ของ โจทก์ และ ให้ จำเลย ใช้ ค่าเสียหาย เป็น รายเดือนเดือน ละ 50,000 บาท นับแต่ วันฟ้อง เป็นต้น ไป จนกว่า จำเลย จะ เลิก ใช้เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว จำเลย ให้การ และ ฟ้องแย้ง ขอให้ ยกฟ้อง โจทก์ และ พิพากษา ว่า จำเลยมีสิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า คำ ว่า BENNI-HANA เบนนี่-ฮาน่า BENNI และ เบนนี่ ดีกว่า โจทก์ ให้ โจทก์ ระงับ การ ใช้ เครื่องหมายการค้า BENIHANA กับ สินค้า ของ โจทก์ และ ใช้ ค่าเสียหาย ให้ จำเลย เดือน ละ 100,000 บาท นับแต่ วันฟ้อง แย้ง จนกว่า โจทก์ จะ เลิก ใช้ เครื่องหมายการค้า อักษร โรมัน คำ ว่า BENIHANA โจทก์ ให้การ แก้ฟ้อง แย้ง ขอให้ ยกฟ้อง แย้ง ศาลชั้นต้น พิพากษา ว่า โจทก์ มีสิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า อักษรโรมัน คำ ว่า BENIHANA อ่าน ว่า เบนิฮาน่า ตาม คำขอ เลขที่ 198586 ดีกว่า จำเลย ตาม คำขอ เลขที่ 124805 ทะเบียน เลขที่ 83787ห้าม จำเลย ใช้ เครื่องหมายการค้า อักษร โรมัน คำ ว่า BENNI-HANA กับ สินค้า ของ จำเลย อีก ต่อไป ให้ จำเลย เพิกถอน คำขอ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า เลขที่ 124805 ทะเบียน เลขที่ 83787 ต่อ นายทะเบียน หาก ไม่ปฏิบัติ ตาม ให้ ถือเอา คำพิพากษา เป็น เครื่อง แสดง เจตนา แทน ให้นายทะเบียน รับ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ ตาม คำขอเลขที่ 198586 ให้ จำเลย ใช้ ค่าเสียหาย แก่ โจทก์ เดือน ละ 500 บาทนับแต่ วันฟ้อง เป็นต้น ไป จนกว่า จำเลย เลิก ใช้ เครื่องหมายการค้า ดังกล่าวคำขอ ของ โจทก์ นอกจาก นี้ ให้ยก ให้ยก ฟ้องแย้ง ของ จำเลย จำเลย อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน จำเลย ฎีกา ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว สำหรับ เครื่องหมายการค้า ที่จำเลย ได้รับ การ จดทะเบียน เป็น ภาษา ไทย ว่า เบนนี่ และ เป็น ภาษา โรมัน ว่า BENNI นั้น ศาลชั้นต้น วินิจฉัย ว่า เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว ของ จำเลย ไม่ เหมือน หรือ คล้าย กับ เครื่องหมายการค้า อักษร โรมันคำ ว่า BENIHANA โจทก์ ฟ้อง ขอให้ เพิกถอน ทะเบียน เครื่องหมาย การค้า คำ ว่า เบนนี่ และ BENNI ของ จำเลย ไม่ได้ ปัญหา ดังกล่าว ไม่มี คู่ความ ฝ่ายใด อุทธรณ์ ฎีกา จึง ยุติ ไป ตาม คำวินิจฉัย ของ ศาลชั้นต้นแล้ว คดี คง มี ปัญหา ใน ชั้น นี้ ตาม ฎีกา จำเลย เฉพาะ สิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ เป็น อักษร โรมัน คำ ว่า BENIHANA อ่าน ว่า เบนิฮาน่า และ เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย เป็น อักษร โรมัน คำ ว่า BENNI-HANA อักษร ไทย คำ ว่า เบนนี่-ฮาน่า ปัญหา ข้อ แรก โจทก์ หรือ จำเลย มีสิทธิ ใน เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว ดีกว่า กัน ซึ่ง จำเลย ฎีกา ปัญหา ข้อ นี้ ว่าจำเลย ได้ ยื่น คำขอ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า คำ ว่า BENNI-HANA และ คำ ว่า เบนนี่-ฮาน่า เมื่อ วันที่ 30 มิถุนายน 2525 ส่วน โจทก์ เพิ่ง ยื่น คำขอ จดทะเบียน เครื่องหมายการค้า คำ ว่า BENIHANA อ่าน ว่า เบนิฮาน่า เมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2533 จำเลย ไม่ได้ เลียน เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ จำเลย คิด เครื่องหมายการค้า มา ใช้ กับ สินค้าของ จำเลย โดยสุจริต เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย เพียงแต่ คล้าย กับเครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ โดย บังเอิญ จำเลย มีสิทธิ ใช้ เครื่องหมายการค้า ของ จำเลย ดีกว่า โจทก์ โจทก์ ไม่มี สิทธิ ฟ้อง จำเลย เห็นว่าเครื่องหมายการค้า ที่ โจทก์ ยื่น คำขอ จดทะเบียน ไว้ และ เครื่องหมายการค้าที่ จำเลย ได้รับ การ จดทะเบียน ไว้ แล้ว ทั้ง คำ ใน อักษร โรมัน และ อักษร ไทยรวมทั้ง สำเนียง เรียกขาน เครื่องหมายการค้า ดังกล่าว คล้ายคลึง กัน มากหาก วิญญูชน ไม่ได้ สังเกต อย่าง รอบคอบ โดย ถี่ถ้วน แล้ว ย่อม หลงผิดได้ว่า เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ และ ของ จำเลย เป็น เครื่องหมายการค้าอย่างเดียว กัน เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ และ ของ จำเลย ต่าง เป็นคำ ที่ ประดิษฐ์ ขึ้น เอง โดย ไม่มี คำแปล จึง ไม่ น่าเชื่อ ว่า จำเลย จะ ประดิษฐ์เครื่องหมายการค้า ขึ้น เอง จน คล้ายคลึง กับ เครื่องหมายการค้า ของ โจทก์ซึ่ง ใช้ มา ก่อน จำเลย โดย ไม่ได้ เจตนา ที่ จำเลย อ้างว่า นาย ณรงค์ สุทธิสัมพัทน์ กรรมการ ผู้จัดการ บริษ