ฎีกาที่ 234/2540

อักษรโรมันคำว่า"WILLCOME" เป็นคำที่ไม่มีคำแปลหรือมีความหมายว่าอย่างไรและโจทก์นำสืบข้อเท็จจริงฟังได้ว่าคำว่า"WELLCOME" เป็นนามสกุลของผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทโจทก์ในอดีตและบริษัทโจทก์ตั้งขึ้นเมื่อปี2423นอกจากโจทก์จะใช้คำว่า"WELLCOME" เป็นเครื่องหมายการค้าแล้วโจทก์ยังใช้คำดังกล่าวเป็นชื่อบริษัทโจทก์ด้วยโจทก์เริ่มจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องหมายคำว่า"WELLCOME" มาตั้งแต่ก่อนปี2444ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME"ครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษ เมื่อปี2450และที่ประเทศไทยเมื่อปี2490สำหรับสินค้าจำพวกที่3และได้ส่งสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME" ไปจำหน่ายในประเทศต่างๆรวมทั้งประเทศไทยในขณะที่จำเลยอ้างว่าว. ผู้ก่อตั้งห้างเวลล์คัมซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นผู้คิดชื่อ"WELLCOME"โดยครั้งแรกตั้งชื่อคำว่า"WELLCOME" แต่เจ้าหน้าที่ไม่รับจดทะเบียนเพราะเป็นคำสามัญทั่วไปแปลว่าต้อนรับจึงต้องเพิ่มอักษรL เข้าไปอีก1ตัวแต่จำเลยเพิ่งเริ่มดำเนินกิจการWELLCOMESUPERMARKET เมื่อปี2488อันเป็นเวลาภายหลังที่โจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME"หลายสิบปีด้วยแล้วย่อมไม่มีเหตุผลให้เชื่อว่าว.จะได้คิดค้นคำดังกล่าวขึ้นมาเองและเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยบังเอิญเช่นนั้นแต่น่าเชื่อว่าเป็นการนำเอาคำว่า"WELLCOME" มาจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์แล้วนำคำว่าSUPERMARKET มาประกอบเพื่อให้มีลักษณะแตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์แม้ว่าจำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าโดยมีคำว่า"SUPERMARKET" ประกอบกับคำว่า"WELLCOME" และจำเลยขอจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่50ได้แก่สินค้าเบ็ดเตล็ดอันเป็นสินค้าต่างจำพวกและไม่มีลักษณะที่เกี่ยวเนื่องหรือสัมพันธ์กันกับสินค้าจำพวกที่1ที่2ที่3และที่48ซึ่งเป็นสินค้ายารักษาโรคมนุษย์เคมีภัณฑ์และเครื่องสำอางของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนคำว่า"WELLCOME" ก็ตามแต่ก็ปรากฎจากพยานหลักฐานของโจทก์ว่าโจทก์ได้โฆษณาสินค้าภายในเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME" หลายชนิดและแจกสินค้าตัวอย่างเช่นกระเป๋าถุงพลาสติกสมุดบันทึกและกระเป๋าสตางค์อันเป็นสินค้าเบ็ดเตล็ดในจำพวกที่50ตามวิสัญญีสารและแผ่นปลิวโฆษณาอันถือได้ว่าเป็นการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าจำพวกที่50แล้วการใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME" "SUPERMARKET" ของจำเลยกับสินค้าจำพวกที่50จึงอาจทำให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนเมื่อเห็นแต่คำว่า"WELLCOME" ซึ่งเป็นจุดเด่นของเครื่องหมายการค้าสับสนหลงผิดว่าสินค้าของจำเลยเป็นสินค้าของโจทก์ได้การขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOMESUPERMARKET"ของจำเลยมีลักษณะคล้ายคลึงหรือเหมือนกับเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME" ของโจทก์เมื่อคำว่า"WELLCOME" เป็นนายสกุลของผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทโจทก์โจทก์เป็นเจ้าของและได้ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าของโจทก์มาก่อนจำเลยหลายสิบปีโจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายคำว่า"WELLCOME" และคำว่า"WELLCOMESUPERMARKET" ตามคำขอจดทะเบียนเลขที่206656สำหรับสินค้าจำพวกที่่50ของจำเลยดีกว่าจำเลยและเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะร้องขอให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนดังกล่าวได้ตามมาตรา41(1)แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474อันเป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่โจทก์ถูกโต้แย้งสิทธิที่ศาลชั้นต้นพิพากษาห้ามจำเลยใช้หรือยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเข้าเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องใดๆกับเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME"สำหรับสินค้าทุกจำพวกรวมทั้งเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์แต่ศาลอุทธรณ์พิพากษาเครื่องหมายการค้าที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนสำหรับสินค้าจำพวกที่50จึงไม่อาจฟ้องคดีเพื่อฟ้องกันการล่วงสิทธิในเครื่องหมายการค้าของตนและห้ามผู้อื่นมิให้ใช้เครื่องหมายการค้านั้นกับสินค้าจำพวกดังกล่าวได้ดังเช่นเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วทั้งนี้ตามนัยมาตรา27และ29แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าพ.ศ.2474ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะเกิดข้อพิพาท

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงว่าเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME SUPERMARKET" ตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME SUPERMARKET" ตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่206656 เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ของโจทก์ และโจทก์มีสิทธิดีกว่าจำเลยในเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 506656 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยห้ามจำเลยใช้หรือยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเข้าเกี่ยวข้องใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" สำหรับสินค้าทุกจำพวกและทุกชนิดรวมทั้งเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์อีกต่อไป จำเลยให้การว่า โจทก์ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และยังไม่ได้มีการผลิตสินค้าตามที่โจทก์กล่าวอ้างออกสู่ตลาดหรือให้เป็นที่ปรากฎแพร่หลาย โดยเฉพาะในประเทศไทยยังไม่เคยมีสินค้ากระเป๋าถุงพลาสติก สมุดบันทึก กระเป๋าสตางค์ ที่มีชื่อตามที่โจทก์กล่าวอ้างจำหน่าย เพียงแต่มีไว้สำหรับใช้ในการโฆษณาเครื่องหมายการค้าของโจทก์เท่านั้น แต่การใช้กับสินค้าเพื่อโฆษณามิใช่เป็นการใช้เครื่องหมายการค้าในความหมายของพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้าและไม่อาจนำมาพิสูจน์เพื่อสนับสนุนข้ออ้างถึงสิทธิของโจทก์ได้จำเลยได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า"WELLCOME SUPERMARKET" ตามคำขอเลขที่ 206656เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 50 ชนิดสินค้า "ทั้งจำพวก" โจทก์ได้ยื่นคำคัดค้าน แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านของโจทก์และดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 206656 ของจำเลย โดยเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยไม่ขัดแย้งกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เพราะไม่ใช่เครื่องหมายเดียวกันหรือเหมือนคล้ายกัน และยังใช้กับสินค้าต่างจำพวกกันซึ่งมีรายการสินค้าที่มีสินค้าไม่เกี่ยวเนื่องหรือสัมพันธ์กัน โอกาสที่สาธารณชนจะสับสนหลงผิดในเครื่องหมายการค้าทั้งของโจทก์และของจำเลยย่อมเกิดขึ้นได้ยาก นอกจากนี้โจทก์เองก็มิได้ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า "WELLCOME" ในประเทศไทยสำหรับใช้กับสินค้าจำพวกที่ 50 โจทก์จึงไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME" สำหรับสินค้าจำพวกที่ 50 จำเลยก่อตั้งบริษัทในเมืองฮ่องกง ตั้งแต่ปี 2490 โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการซุปเปอร์มาร์เก็ต และใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ตลอดมาโดยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศต่าง ๆ และขยายกิจการไปยังประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยจนสาธารณชนในแถบภูมิภาคเอเชียรู้จักเครื่องหมายการค้าของจำเลยจำเลยมิได้ลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือมีเจตนาไม่สุจริตในการนำเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ของโจทก์มาประกอบเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยแต่อย่างใด ทั้งสินค้าของโจทก์และจำเลยเป็นสินค้าคนละจำพวกกันและสินค้าก็ไม่มีความเกี่ยวเนื่องหรือสัมพันธ์กันและจำเลยก็มิได้ประกอบกิจการในการผลิตหรือจำหน่ายสินค้าประเภทยาหรือเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และเครื่องหมายการค้าของจำเลยก็ไม่เหมือนหรือคล้ายกัน ดังนั้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่สาธารณชนจะสับสนในตัวสินค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยและหากศาลจะฟังว่าเครื่องหมายการค้าทั้งของโจทก์และจำเลยเหมือนคล้ายกันจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหลงผิดได้จำเลยก็มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME SUPERMARKET"เพื่อใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 50 ดีกว่าโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า"WELLCOME SUPERMARKET" ตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ 206656 เป็นเครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ของโจทก์ และโจทก์มีสิทธิดีกว่าจำเลยในเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" ให้จำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ดังกล่าว หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ห้ามจำเลยใช้หรือยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือเข้าเกี่ยวข้องใด ๆ กับเครื่องหมายการค้าคำว่า "WELLCOME" สำหรับสินค้าทุกจำพวกรวมทั้งเครื่องหมายการค้าอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกา ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า "WELLCOME"และคำว่า "WELLCOME SUPERMARKET" ตามคำขอจดทะเบียนทะเบียนเลขที่ 206656 สำหรับสินค้าจำพวกที่ 50 ของจำเลยดีกว่าจำเลยหรือไม่โจทก์ฎีกาว่าเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า"WELLCOME SUPERMARKET" ของจำเลยมีสาระสำคัญอยู่ที่คำว่า"WELLCOME" และมีเสีย