ฎีกาที่ 2587/2559

คำหรือข้อความที่โจทก์ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการบริการนั้น หากว่าเป็นคำหรือข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของรายการบริการธนาคารพาณิชย์ที่ขอจดทะเบียนโดยตรงแล้ว คำหรือข้อความนั้นย่อมถือได้ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 80 ประกอบมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แล้ว ส่วนคำหรือข้อความอันเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของเครื่องหมายบริการที่เมื่อโจทก์ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการแล้ว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าอาจมีคำสั่งให้โจทก์ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการนั้นแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้คำหรือข้อความว่า "Make THE Difference" ดังกล่าวตามมาตรา 80 ประกอบมาตรา 17 ต้องได้ความว่า คำหรือข้อความนั้นเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการบริการสำหรับบริการธนาคารพาณิชย์ที่ขอจดทะเบียนอันไม่ควรให้ผู้ขอจดทะเบียนรายหนึ่งรายใดถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวกรณีหนึ่งหรือเป็นกรณีที่คำหรือข้อความดังกล่าวมีลักษณะไม่บ่งเฉพาะ สำหรับกรณีการขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำว่า "TMB Make THE Difference" เพื่อใช้กับบริการจำพวก 36 รายการบริการ ธนาคารพาณิชย์ นี้ ข้อความว่า "Make THE Difference" เป็นข้อความที่นำเอาภาษาอังกฤษจำนวน 3 คำ มาประกอบกัน ซึ่งเมื่อพิจารณาความหมายของคำดังกล่าวตามพจนานุกรมแล้ว สามารถแปลได้ความหมายรวมกัน "ทำให้เกิดความแตกต่าง หรือสร้างความแตกต่าง" ซึ่งมีลักษณะเป็นคำบรรยายทั่วไป ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการให้บริการธนาคารพาณิชย์อันเป็นรายการบริการที่โจทก์ขอจดทะเบียนแต่อย่างใด ข้อความดังกล่าวมีลักษณะเป็นเพียงคำแนะนำ ยังไม่ใช่คำพรรณนาที่จะทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้บริการนั้นทราบและเข้าใจได้โดยทันทีถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับกิจการธนาคารพาณิชย์ทั้งปวงซึ่งใช้เครื่องหมายบริการนี้โดยตรงว่ามีลักษณะหรือคุณสมบัติใดเป็นการเฉพาะเจาะจง แต่ผู้ใช้บริการจะต้องจินตนาการหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมจึงจะทราบได้ว่าบริการเกี่ยวกับกิจการธนาคารพาณิชย์ของโจทก์แตกต่างจากบริการอื่นอย่างไร นอกจากนี้ข้อความว่า "Make THE Difference" ยังมิได้เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญสำหรับการให้บริการเกี่ยวกับกิจการธนาคารพาณิชย์แต่อย่างใด ทั้งไม่ปรากฏว่านายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้ประกาศกำหนดให้ข้อความดังกล่าวเป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการให้บริการธนาคารพาณิชย์ที่โจทก์ขอจดทะเบียนด้วย ข้อความว่า "Make THE Difference" ดังกล่าวจึงเป็นข้อความที่ไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการธนาคารพาณิชย์โดยตรงและมิได้เป็นสิ่งที่ใช้กันสามัญในการค้าขายหรือบริการสำหรับรายการบริการธนาคารพาณิชย์ที่โจทก์ขอจดทะเบียน ดังนั้นเครื่องหมายบริการของโจทก์คำว่า "TMB Make THE Difference" จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 80 ประกอบมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 โดยโจทก์ไม่จำต้องแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันข้อความว่า "Make THE Difference"

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่า เครื่องหมายบริการของโจทก์ตามคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการเลขที่ 778739 เป็นเครื่องหมายบริการที่มีลักษณะพึงรับจดทะเบียนได้ตามกฎหมาย โดยที่โจทก์ไม่จำต้องแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้ข้อความว่า "Make THE Difference" และสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 1124/2555 และเพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่พณ 0704/22242 กับให้จำเลยดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 778739 ของโจทก์ต่อไป จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่โจทก์และจำเลยไม่โต้แย้งกันในชั้นอุทธรณ์รับฟังเป็นยุติว่า โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำว่า "TMB Make THE Difference" ในรูปแบบเป็นคำขอเลขที่ 778739 เพื่อใช้กับบริการจำพวก 36 รายการบริการ ธนาคารพาณิชย์ นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์บางส่วนไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 80 ประกอบมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และให้โจทก์แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันทั้งหมด ยกเว้นอักษรโรมัน "TMB" ทั้งให้โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายคำขอนี้เป็นเครื่องหมายชุดกับเครื่องหมายคำขอเลขที่ 598074 เลขที่ 598075 เลขที่ 607107 เลขที่ 608954 เลขที่ 608955 เลขที่ 650512 และเลขที่ 779743 โจทก์เห็นด้วยกับคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีคำสั่งให้โจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำขอนี้เป็นเครื่องหมายชุดข้างต้น โจทก์จึงยื่นหนังสือขอจดทะเบียนเครื่องหมายชุดต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าแล้ว แต่โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีคำสั่งว่า เครื่องหมายบริการของโจทก์บางส่วนไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 80 ประกอบมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 และให้โจทก์แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่ผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมันทั้งหมด ยกเว้นอักษรโรมัน "TMB" โจทก์จึงอุทธรณ์คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเด็นนี้ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า ซึ่งต่อมาคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยยืนตามคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า โดยเห็นว่าข้อความว่า "Make THE Difference" สื่อความหมายได้ว่า "ทำให้เกิดความแตกต่าง หรือสร้างความแตกต่าง" เมื่อนำมาใช้กับบริการธนาคารพาณิชย์ทำให้เข้าใจได้ว่าบริการภายใต้เครื่องหมายบริการนี้ เป็นบริการที่สร้างความแตกต่างหรือปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างแตกต่างจากบริการที่อื่นๆ นับว่าเป็นข้อความที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการโดยตรง ถือว่าไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 80 ประกอบมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ชอบที่จะรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการให้แก่โจทก์ภายใต้เงื่อนไขว่าโจทก์ต้องแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้ข้อความว่า "Make THE Difference" ตามมาตรา 80 ประกอบมาตรา 17 วรรคหนึ่ง (1) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ส่วนหลักฐานที่โจทก์นำส่งยังไม่เพียงพอให้รับฟังว่า โจทก์จำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาบริการของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายบริการที่มีภาคส่วนข้อความว่า "Make THE Difference" อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอสมควรจนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าบริการดังกล่าวแตกต่างไปจากบริการอื่น ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 จึงไม่อาจนำมากล่าวอ้างให้โจทก์ไม่จำต้องแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวที่จะใช้ข้อความว่า "Make THE Difference" แต่อย่างใด มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ในประการแรกว่า อักษรโรมันข้อความว่า "Make THE Difference" ในเครื่องหมายบริการของโจทก์ เป็นข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของรายการบริการธนาคารพาณิชย์ที่โจทก์ขอจดทะเบียนโดยตรงและโจทก์ไม่จำต้องแสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรโรมันข้อความว่า "Make THE Difference" หรือไม่ เห็นว่า คำหรือข้อความที่โจทก์ขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการนั้น หากว่าเป็นคำหรือข้อความอันไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของรายการบริการธนาคารพาณิชย์ที่ขอจดทะเบียนโดยตรงแล้ว คำหรือข้อความนั้นย่อมถือได้ว่ามีลักษณะบ่งเฉพาะในตัวเองดั่งที่บัญญัติไว้ในมาตรา 80 ประกอบมาตรา 7 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 แล้ว ส่วนคำหรือข้อความอันเป็นส่วน