ฎีกาที่ 2644/2548

แม้ว่าโจทก์จะไม่ได้จดทะเบียนการใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า DAI แต่โจทก์ก็ใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวมาก่อนจำเลย จำเลยเคยติดต่อค้าขายกับโจทก์จึงทราบดีว่า คำว่า DAI เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ แต่จำเลยกลับลอกเลียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวนำไปขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าของจำเลยเอง การที่จำเลยมายื่นคำคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า DAi ของโจทก์ จึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต โจทก์จึงมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า DAi ดีกว่าจำเลย แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ยังไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าว โจทก์จึงฟ้องคดีเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิในเครื่องหมายการค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนดังกล่าวไม่ได้ตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 46 วรรคหนึ่ง จึงไม่อาจบังคับตามคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ที่ขอให้ห้ามจำเลยใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า DAi กับห้ามจำเลยเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวได้

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า DAi ดีกว่าจำเลย ให้จำเลยเพิกถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 359555 และเพิกถอนคำคัดค้านลงวันที่ 29 มีนาคม 2542 หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา กับห้ามจำเลยใช้และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า DAi และห้ามเกี่ยวข้องกับเครื่องหมายการค้าดังกล่าวอีกต่อไป จำเลยให้การ ขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่า โจทก์ประกอบกิจการผลิตโซ่รถจักรยานยนต์และโซ่รถจักรยานสามล้อออกจำหน่าย โดยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า DAIICHI โดยได้จดทะเบียนและขอต่ออายุการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2528 และวันที่ 13 กรกฎาคม 2538 ตามลำดับ ส่วนจำเลยเคยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า DAI เพื่อใช้กับสินค้าโซ่รถจักรยานยนต์และโซ่รถจักรยานเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2528 แต่ต่อมาถูกเพิกถอนการจดทะเบียนเพราะมิได้ยื่นคำขอต่ออายุภายในกำหนดเวลา ต่อมาวันที่ 7 พฤษภาคม 2541 จำเลยได้มอบหมายให้นายสมชัย วัฒนากุลชัย ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า DAI อีก แต่ปรากฏว่าโจทก์โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดมิตรกรรมกร (กรุงเทพ) ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า DAi ไว้เมื่อปี 2540 ในวันที่ 29 มีนาคม 2542 จำเลยจึงยื่นคำคัดค้าน นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า DAi ดีกว่าโจทก์ให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอดังกล่าว โจทก์อุทธรณ์คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีมติยื่น คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่าโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าคำว่า DAi ดีกว่าจำเลยหรือไม่ พยานโจทก์เบิกความสอดคล้องต้องกันว่า โจทก์ตั้งโรงงานผลิตโซ่รถจักรยานยนต์และโซ่รถจักรยานสามล้อออกจำหน่ายตั้งแต่ประมาณปี 2513 และจำหน่ายแพร่หลายทั่วไป โดยใช้คำว่า DAIICHI และคำว่า DAI เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ควบคู่กันตลอดมา ต่อมาวันที่ 12 กรกฎาคม 2528 โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า DAIICHI และขอต่ออายุการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2538 โจทก์โดยนายประชา ลีลาประชากุล เป็นผู้ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องหมายการค้าคำว่า DAIICHI และใช้คำว่า DAI จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไปในวงการค้า เมื่อเห็นเครื่องหมายการค้าดังกล่าวบนแผ่นประกบข้อโซ่จะเข้าใจได้ทันทีว่าโซ่ดังกล่าวผลิตจากโรงงานของโจทก์แสดงให้เห็นว่าโจทก์ใช้คำว่า DAI เป็นเครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายกับสินค้าดังกล่าวเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของโจทก์ดังกล่าวนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายของบุคคลอื่น ถือได้ว่าโจทก์ใช้คำว่า DAI เป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์แล้ว ทั้งฝ่ายจำเลยก็ไม่ได้นำสืบหักล้างข้อที่โจทก์นำสืบมาดังกล่าวให้เห็นเป็นอย่างอื่น ข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า DAIICHI และ DAI ควบคู่กันตลอดมาตั้งแต่โจทก์ตั้งโรงงานผลิตโซ่รถจักรยานยนต์และโซ่จักรยานสามล้อเมื่อประมาณปี 2513 ตามที่โจทก์นำสืบ ส่วนจำเลยได้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า DAI มาตั้งแต่จำเลยไปจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวคือ ในปี2528 เมื่อโจทก์ได้ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า DAI มาตั้งแต่ประมาณปี 2513 ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าโจทก์ใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า DAI มาก่อนจำเลย นอกจากนี้ยังได้ความว่า จำเลยเคยเป็นลูกค้าของโจทก์โดยจำเลยเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดโอวอาหลั่ยพาร์ทเซ็นเตอร์และเป็นกรรมการของบริษัทโอวอะไหล่กรุงเทพ จำกัด ซึ่งเคยซื้อโซ่รถจักรยานยนต์จากโจทก์และตัวแทนโจทก์ จำเลยจึงทราบดีว่า เครื่องหมายการค้าคำว่า DAI เป็นของโจทก์ และได้ความต่อไปว่าพยานเคยทำงานกับโจทก์ตั้งแต่ปี 2524 ถึงปี 2529 ในขณะทำงานกับโจทก์โจทก์มีตัวแทนจำหน่ายอยู่ 3 ราย มีบริษัทภัทรกิจ จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัดโอวอะไหล่พาร์ทเซ็นเตอร์เป็นตัวแทนจำหน่ายด้วย จำเลยเองก็ยอมรับว่า จำเลยเคยสั่งซื้อโซ่รถจักรยานยนต์จากโจทก์โดยสินค้าที่โจทก์ส่งมอบให้นั้นใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า DAIICHI วัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อคือนำไปขายปลีกให้กับลูกค้า เนื่องจากขณะนั้นจำเลยยังมิได้ตั้งโรงงานผลิตโซ่รถจักรยานยนต์ออกจำหน่ายจนกระทั่งจำเลยได้ก่อตั้งบริษัท ดี.ไอ.อี. (ประเทศไทย) จำกัด จึงผลิตโซ่รถจักรยานยนต์ออกจำหน่าย เมื่อปรากฏว่าบริษัท ดี.ไอ.ดี. (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนในปี 2525 ดังนี้ แสดงว่า ก่อนปี 2525 จำเลยได้ซื้อโซ่จักรยานยนต์ของโจทก์มาจำหน่ายแล้ว และก่อนปี 2525 จำเลยได้สั่งซื้อสินค้าโซ่รถจักรยานยนต์จาก