ฎีกาที่ 296/2546

คำว่า TWOWAY เป็นคำทั่วไปมีความหมายว่าสองทาง ซึ่งโดยปกติบุคคลทั่วไปย่อมสามารถจะนำคำนี้ไปใช้ได้อยู่แล้ว แม้โจทก์จะได้จดทะเบียนคำว่า TWOWAY และทูเวย์ เป็นเครื่องหมายการค้าของตนแล้ว โจทก์ไม่มีสิทธิหวงกันไม่ให้บุคคลอื่นใช้คำนี้โดยเด็ดขาด เพียงแต่ผู้ที่จะนำคำนี้ไปใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องหมายการค้าของตนในภายหลังจะต้องทำให้เครื่องหมายนั้นมีลักษณะแตกต่างไปจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์โดยไม่ทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดได้ โจทก์ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าประกอบรูปคือรูปลูกศรสลับหัวกันTWO รูปลูกศรสลับหัวWAYหรือ2รูปลูกศรสลับหัวWAYอันเป็นการผสมคำกับรูปลูกศรซึ่งถือได้ว่าเป็นลักษณะบ่งเฉพาะที่โจทก์คิดประดิษฐ์ขึ้นมา แต่โจทก์กลับใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวประกอบกับเครื่องหมายการค้าคำว่า Tellme ของโจทก์ เช่น TellmeTWO รูปลูกศรสลับหัวWAYPOWDERCAKEหรือTellmeCreance2รูปลูกศรสลับหัวWAY อันมีลักษณะเป็นการขยายให้เห็นคุณสมบัติของแป้งแข็ง Tellme ของโจทก์ว่าใช้ได้สองทาง คือใช้ได้ทั้งผสมน้ำและไม่ผสมน้ำนั่นเอง การที่ ป. ใช้คำว่า "ทูเวย์เคค" มิได้ใช้TWO รูปลูกศรสลับหัวWAYหรือ2รูปลูกศรสลับหัว WAY ไปประกอบคำว่า sunmelonเป็นเครื่องหมายการค้า แม้จะเป็นสินค้าแป้งผัดหน้าชนิดเดียวกับของโจทก์ก็เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีรูปลักษณะและสำเนียงเรียกขานแตกต่างกัน และจะถือว่า ป. มีเจตนาไม่สุจริตในการใช้คำว่า "ทูเวย์เคค"ประกอบคำว่าซันเมลอน จนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดถึงแหล่งที่มาของสินค้าแป้งผัดหน้าไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำเลยที่ 2 ถึงที่ 7 เป็นกรรมการในคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า TWO WAY POWDERCAKE เพื่อใช้กับสินค้าแป้งแข็งของโจทก์ซึ่งผ่านการทดลองว่าสามารถใช้กับน้ำหรือไม่ใช้กับน้ำก็ได้ โจทก์ผลิตออกจำหน่ายและโฆษณามาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาตั้งแต่ปี 2535 ตามคำขอเลขที่ 235556 ทะเบียนเลขที่ ค.11378 โจทก์ยังจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า TWO WAY, 2 WAY, TWO WAY ทู เวย์,2 WAY ทู เวย์, ทู เวย์, 2 WAY POWDERCAKE และ Tellme Creance 2 WAY ไว้แล้วอีกด้วย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2540 นางสาวประกายคำ ศรีวิชัย ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปและคำว่า sun melon กับคำว่า "ซันเมลอน ทูเวย์เคค" ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์เพื่อใช้กับสินค้าในจำพวกที่ 3 (ใหม่) รายการสินค้าแป้งผัดหน้าตามคำขอเลขที่ 347866 โจทก์เห็นว่าเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำมีคำว่า "ทูเวย์เคค" รวมกับคำ ซันเมลอน ซึ่งคำว่า "ทูเวย์เคค" มาจากอักษรโรมันคำว่า TWO WAY CAKE มีเสียงเรียกขานเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าคำว่า TWO WAY POWDERCAKE ของโจทก์ที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว หากนางสาวประกายคำนำเอาคำดังกล่าวไปใช้กับสินค้าจำพวกและชนิดเดียวกันกับของโจทก์แล้วจะทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าได้ ไม่ควรที่จำเลยที่ 1 จะสั่งให้นางสาวประกายคำไม่ขอถือเป็นสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค" โจทก์จึงได้ยื่นคำคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำ ซึ่งนางสาวประกายคำก็ได้ยื่นคำโต้แย้งคำคัดค้านของโจทก์ แต่จำเลยที่ 1 มีคำวินิจฉัย 62/2542 ให้ยกคำคัดค้านของโจทก์และให้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าให้แก่นางสาวประกายคำต่อไป โจทก์จึงยื่นอุทธรณ์ต่อจำเลยทั้งเจ็ดและได้รับแจ้งคำวินิจฉัยที่ 984/2543 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม2543 ให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ โจทก์จึงฟ้องจำเลยทั้งเจ็ดเป็นคดีนี้ ทั้งนี้โจทก์เห็นว่าอักษรโรมันคำว่า TWO WAY POWDERCAKE มีเสียงเรียกขานว่า ทูเวย์ เพาเดอร์เค้ก โดยมีคำว่า TWO WAY เป็นสาระสำคัญส่วนหนึ่งในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ โจทก์ยังเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า TWO WAY, 2 WAY และอักษรไทยคำว่าทู เวย์ ที่ใช้กับสินค้าแป้งแข็งและได้ทำการทดลองมาเป็นเวลาหลายปีจึงพบว่าเนื้อแป้งสูตรใหม่นี้มีคุณสมบัติดีเยี่ยมเป็นพิเศษ คือ สามารถใช้กับน้ำหรือไม่ใช้กับน้ำก็ได้โจทก์ผลิตออกจำหน่ายและโฆษณามาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี จนเป็นที่รู้จักและแพร่หลายแก่สาธารณชน การที่นางสาวประกายคำนำคำว่า "ทูเวย์เคค" ไปใช้กับคำว่า sun melon ซึ่งมีเสียงเรียกขานว่าซันเมลอน และการที่นางสาวประกายคำใช้ภาษาไทยคำว่า ซันเมลอนร่วมกับการใช้อักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค" โดยไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค" ตามมาตรา 17(1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 นั้นโจทก์ไม่เห็นพ้องด้วย ทั้งนี้เพราะแม้จะมีการสละสิทธิแล้วคำดังกล่าวยังปรากฏในเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำอยู่ ดังนั้น การที่จำเลยทั้งเจ็ดมีคำวินิจฉัยว่า รูปลวดลายอยู่ในสี่เหลี่ยมและคำว่า sun melon กับคำว่า"ซันเมลอนทูเวย์เคค" กับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ที่จดทะเบียนไว้คือคำว่า TWO WAYPOWDERCAKE อักษร R ในวงกลมและรูปลูกศรประดิษฐ์ และเครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำที่ใช้คำว่า ทูเวย์ แม้จะมีเสียงเรียกขานเหมือนกันกับอักษรโรมันคำว่าTWO WAY ซึ่งเป็นสาระสำคัญส่วนหนึ่งในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ก็ตาม แต่เครื่องหมายการค้าของนางสาวประกายคำมีอักษรโรมันคำว่า sun melon อักษรไทยคำว่า"ซันเมลอนทูเวย์เคค" และรูปลวดลายประดิษฐ์มีลักษณะเป็นลายเส้นอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสประกอบอยู่ด้วย โดยนางสาวประกายคำได้แสดงปฏิเสธว่าไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้คำว่า "ทูเวย์เคค" ไว้แล้ว คำดังกล่าวจึงมิใช่สาระสำคัญของเครื่องหมายส่วนเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีรูปลูกศรสองดอกชี้ไปคนละด้านอยู่ระหว่างอักษรโรมันคำว่า TWO และ WAY เป็นสาระสำคัญอีกส่วนหนึ่งของเครื่องหมายและมีอักษรโรมันคำว่า POWDERCAKE ประกอบอยู่ด้วย รูปลักษณะและเครื่องหมายการค้าของทั้งสองฝ่ายจึงต่างกันนั้นเป็นการไม่ชอบ โดยโจทก์เห็นว่า การที่นางสาวประกายคำนำคำว่า "ทูเวย์เคค" ไปรวมกับอักษรไทยคำว่า ซันเมลอน เพื่อให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า โดยอาศัยความมีชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของโจทก์รวมอยู่ด้วยเพื่อประโยชน์ในทางธุรกิจการค้าของนางสาวประกายคำ เพราะอักษรไทยคำว่า "ทูเวย์เคค" เป็นคำที่มีเสีย