ฎีกาที่ 348/2543

โรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงของจำเลยเป็นโรงแรมใหญ่ เริ่มเปิดดำเนินกิจการตั้งแต่ปี 2506 ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้น จนปี 2510 ได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงแรมที่ดีที่สุดอันดับหนึ่งของโลก ส่วนโจทก์นั้นเดิมชื่อบริษัทควีนส์โฮเต็ล จำกัด ประกอบกิจการโรงแรมใช้ชื่อว่า ควีนส์โฮเต็ล ในกรุงเทพมหานคร ในปี 2508 พ. กรรมการผู้มีอำนาจของโจทก์เคยเดินทางไปเมืองฮ่องกงทุกปี ปีละหลายครั้ง ย่อมต้องรู้จักโรงแรมแมนดารินของเมืองฮ่องกง พ. ประกอบกิจการโรงแรม ย่อมต้องศึกษาและมีความสนใจในกิจการของโรงแรมต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปเพื่อนำมาใช้กับโรงแรมของตนโรงแรมควีนส์โฮเต็ล ของโจทก์เปิดดำเนินงานได้เพียง 2 ปี ก็เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นแมนดาริน และเปลี่ยนชื่อโรงแรมเป็นแมนดารินกรุงเทพในปี2510ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่โรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงของจำเลยกำลังมีชื่อเสียงและได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงแรมที่ดีที่สุด ไม่ปรากฏว่าเหตุใดโจทก์จึงเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าบริษัทแมนดารินโฮเต็ล จำกัด การตั้งชื่อสถานประกอบกิจการเป็นเรื่องสำคัญมีผลต่อการประกอบกิจการเป็นอย่างมาก ที่โจทก์อ้างว่าเหตุที่โจทก์เปลี่ยนชื่อจากควีนส์โฮเต็ล มาเป็นโรงแรมแมนดาริน เพราะผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เป็นคนมีเชื้อสายจีนและเพื่อให้รู้สึกว่าเป็นการบริการของจีนนั้น นับว่ามีเหตุผลน้อย ไม่น่าเชื่อถือเพราะผู้ถือหุ้นของโจทก์ในตอนเริ่มก่อตั้งบริษัทและโรงแรม กับตอนเปลี่ยนชื่อส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ถือหุ้นชุดเดียวกัน น่าเชื่อว่าการเปลี่ยนชื่อบริษัทและโรงแรมของโจทก์ให้เหมือนกับชื่อโรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงของจำเลยก็เพื่อต้องการให้กิจการโรงแรมของโจทก์มีผู้ใช้บริการมากขึ้น กิจการเจริญขึ้น จึงรับฟังไม่ได้ว่า โจทก์ใช้ชื่อและเครื่องหมายบริการคำว่า MANDARIN โดยสุจริต จำเลยจึงมีสิทธิในชื่อและเครื่องหมายบริการคำว่า MANDARIN ดีกว่าโจทก์

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2535 จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำว่า "MANDARIN ORIENTA" สำหรับบริการจำพวก42 ตามคำขอเลขที่ 225503 ส่วนโจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการรูปและคำว่า M ในกรอบสี่เหลี่ยมมีคำว่า THE MANDARIN BANGKOK ต่อท้ายสำหรับบริการจำพวก 42 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2535 ตามคำขอเลขที่ 227211 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยว่า เครื่องหมายบริการของทั้งสองฝ่ายอาจเรียกขานว่า แมนดาริน เหมือนกัน ข้อเท็จจริงไม่อาจรับฟังได้ว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายบริการคำว่า MANDARIN ORIENTAL ดีกว่าจำเลย และจำเลยมีเจตนาไม่สุจริตลอกเลียนเครื่องหมายบริการของโจทก์มาขอจดทะเบียน โจทก์อุทธรณ์คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าเห็นพ้องด้วยกับความเห็นของนายทะเบียนโจทก์ไม่เห็นพ้องด้วยเพราะโจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายบริการดีกว่าจำเลย โจทก์ใช้ชื่อบริษัทว่าบริษัทแมนดาริน โฮเต็ล จำกัด และใช้เครื่องหมายบริการในลักษณะที่ขอจดทะเบียนมา 30 ปีแล้ว ไม่มีผู้ใดโต้แย้งคัดค้าน เครื่องหมายบริการของโจทก์จึงแพร่หลายในหมู่ผู้ใช้บริการทั้งคนไทยและต่างประเทศ จำเลยเพิ่งจะได้รับเครื่องหมายบริการมาจากแมนดาริน โฮเต็ล ฮ่องกง ลิมิเต็ด เมื่อปี 2530 เมื่อพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 อนุญาตให้จดทะเบียนเครื่องหมายบริการได้ โจทก์จึงยื่นคำขอจดทะเบียน แต่นายทะเบียนและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ากลับมีคำวินิจฉัยดังกล่าว โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายบริการพิพาทดีกว่าจำเลย ขอให้บังคับจำเลยถอนคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ "MANDARIN ORIENTAL" ตามคำขอเลขที่ 225503 ของจำเลย หากจำเลยไม่ถอน ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย จำเลยให้การว่า จำเลยใช้เครื่องหมายบริการแมนดาริน มาก่อนที่โจทก์จะเปิดดำเนินกิจการและตั้งชื่อบริษัทว่า "บริษัทแมนดาริน โฮเต็ล จำกัด" จำเลยใช้เครื่องหมายคำว่า MANDARIN ORIENTAL เป็นเครื่องหมายการค้าและบริการอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกจนมีชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นอย่างดีและบ่งบอกให้สาธารณชนได้เห็นบริการของจำเลยแตกต่างจากที่อื่น การที่โจทก์นำเอาคำว่า "THE MANDARINBANGKOK" ซึ่งไม่เหมือนกับชื่อของบริษัทโจทก์ที่จดทะเบียนมาใช้เป็นเครื่องหมายบริการของโจทก์ ภายหลังจำเลยก็ด้วยมีเจตนาไม่สุจริต หวังแอบอ้างเอาชื่อเสียงคำว่า "MANDARIN" ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายบริการของจำเลยและมีชื่อเสียงมาใช้เพื่อหวังประโยชน์ให้สาธารณชนหลงผิดว่าเป็นเจ้าของเดียวกันจำเลยขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการก่อนโจทก์ คำว่า "MANDARIN" เป็นคำธรรมดามิใช่คำที่โจทก์ประดิษฐ์ขึ้นอันจะอ้างสิทธิได้ว่าตนเป็นเจ้าของแต่ผู้เดียว โจทก์พยายามลอกเลียนเครื่องหมายบริการของจำเลยมาใช้โดยไม่สุจริต จำเลยจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า The Mandarin ไว้แล้วในประเทศไทยเมื่อปี 2510 จำเลยจึงมีสิทธิในเครื่องหมายบริการดังกล่าวโดยชอบและดีกว่าโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า โรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงของจำเลยเปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี 2506 ส่วนโจทก์ประกอบกิจการโรงแรมโดยใช้ชื่อว่า ควีนส์ โฮเต็ล ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2508 ต่อมาวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2510 จำเลยได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า The Mandarin สำหรับสินค้าจำพวกกระดาษและเครื่องเขียนเพื่อจัดทำและเป็นของใช้ในโรงแรม วันที่ 15 พฤศจิกายน 2510 โจทก์ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทแมนดาริน โฮเต็ล จำกัด และเปลี่ยนชื่อโรงแรมเป็นโรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ ปี 2517 โรงแรมดิ โอเรียลเต็ล กรุงเทพมหานคร ได้เข้ากลุ่มโรงแรมของจำเลย วันที่ 18 มีนาคม 2535 จำเลยยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ จำพวก 42 คำว่า MANDARIN ORIENTAL ตามคำขอเลขที่ 225503 วันที่ 28 เมษายน 2535 โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ จำพวก 42 โดยเป็นตัวอักษร M ในลักษณะประดิษฐ์ บรรจุอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนและคำว่า THE MANDARIN BANGKOK ซึ่งเครื่องหมายของโจทก์และจำเลยมีการเรียกขานว่า แมนดาริน เหมือนกัน จำเลยอุทธรณ์ว่า โจทก์ได้ใช้ชื่อและเครื่องหมายบริการคำว่า MANDARIN โดยไม่สุจริต จำเลยจึงมีสิทธิดีกว่าโจทก์ ตามบันทึกถ้อยคำของนายสจ๊วต เบอร์เน็ท กรรมการจำเลยยืนยันว่าหลังจากโรงแรมแมนดารินที่เมืองฮ่องกงเปิดดำเนินกิจการได้ไม่นานก็ประสบความสำเร็จ กลายเป็นโรงแรมชั้นนำแห่งหนึ่งของเมืองฮ่องกง เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดและให้บริการดีเยี่ยมมีชื่อเสียงมากจนนิตยสารฟอร์จูนได้ลงคะแนนให้เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเมื่อปี 2510 ตามเอกสารแนบท้ายบันทึกถ้อยคำหมายเลข 11 และมีนายวิเชียร ด่าน