ฎีกาที่ 3881/2549

โจทก์นำสืบเพียงว่าโจทก์ได้ใช้และโฆษณาเครื่องหมายบริการดังกล่าวสำหรับสถานบริการและสถานบันเทิงของโจทก์ตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบันแต่โจทก์มิได้นำสืบให้เห็นว่าเครื่องหมายบริการพิพาทมีปริมาณการให้บริการจำนวนมากหรือโจทก์ได้ใช้หรือโฆษณาเครื่องหมายบริการดังกล่าวเป็นที่แพร่หลายจนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักเป็นอย่างดี และเครื่องหมายบริการดังกล่าวมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างสูงในหมู่ผู้บริโภค ฉะนั้น เครื่องหมายการค้าดังกล่าวจึงมิได้เป็นเครื่องหมายบริการที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เครื่องหมายบริการดังกล่าวจึงมิใช่เครื่องหมายบริการที่ต้องห้ามมิให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (10) ประกอบมาตรา 6 (2) และมาตรา 80 แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ และเมื่อโจทก์ไม่มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าบริษัท ว. และเครื่องหมายบริการพิพาทมิใช่เครื่องหมายบริการที่ห้ามมิให้รับจดทะเบียน การขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการพิพาทของบริษัท ว. จึงเป็นการกระทำโดยสุจริต

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ 346/2544 ของจำเลยที่ 1 ถึงที่ 11 และคำวินิจฉัยที่ 175/2542 ของจำเลยที่ 12 และห้ามมิให้จำเลยทั้งสิบสองรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการตามคำขอเลขที่ 252566 และจำหน่ายคำขอดังกล่าวออกจากสารบบ จำเลยทั้งสองให้การ ขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่โต้แย้งกันฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2536 บริษัท วี ซีเครท แคตตาลอกซ์ อิงค์. ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ยื่นคำขอเลขที่ 252566 ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำว่า VICTORIA'S SECRET เพื่อใช้กับบริการจำพวกที่ 4 รายการบริการจัดการด้านร้านค้าปลีกและรับส่งสินค้าทางไปรษณีย์ในวงการเสื้อผ้า นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเครื่องหมายพึงที่รับจดทะเบียนได้จึงประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนในหนังสือจดหมายเหตุแสดงรายการเครื่องหมายบริการ ต่อมาวันที่ 27 มิถุนายน 2537 โจทก์ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าขอให้ระงับการจดทะเบียน บริษัท วี ซีเครท แคตตาลอกซ์ อิงค์. ยื่นคำโต้แย้งคำคัดค้านนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยให้ยกคำคัดค้านของโจทก์ให้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการดังกล่าวต่อไป โจทก์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ ปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์มีว่า คำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าจำเลยที่ 2 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าจำเลยที่ 3 ถึงที่ 11 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โจทก์อุทธรณ์ว่า โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายบริการคำว่า VICTORIA'S SECRET ดีกว่าบริษัท วี ซีเครทแคตตาลอกซ์ อิงค์. ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการดังกล่าว เห็นว่า โจทก์มีนายสาธิต อารยเวชกิจ ทนายโจทก์และนายอธิตศักดิ์ บรรจงโพธิ์กลาง ที่ปรึกษากฎหมายของโจทก์เบิกความว่า เมื่อประมาณปี 2535 โจทก์ได้ก่อสร้างสถานบริการอาบน้ำและสถานบันเทิง และเปิดดำเนินกิจการเมื่อประมาณปี 2536 โดยใช้ชื่อว่า VICTORIA'S SECRET และวิคตอเรีย ซีเครท โจทก์ได้โฆษณาสถานบริการและสถานบันเทิงดังกล่าวตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างจนถึงปัจจุบันทั้งทางสื่อวิทยุ โทรทัศน์และแผ่นป้ายโฆษณา ปรากฏตามเอกสารโฆษณาและใบเสร็จรับเงินหมาย จ.8 และ จ.9 ขณะที่โจทก์ใช้และโฆษณาและเครื่องหมายบริการดังกล่าวไม่มีบุคคลใดรวมทั้งบริษัท วี ซีเครท แคตตาลอกซ์ อิงค์. ใช้เครื่องหมายบริการดังกล่าว โจทก์จึงเป็นผู้ใช้เครื่องหมายบริการดังกล่าวก่อนบุคคลอื่น ส่วนจำเลยทั้งสิบสองนอกจากมีนายชาญวิทย์ สุวรรณะบุณย์ จำเลยที่ 6 ซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการเครื่องหมายการค้านายวิชัย สุขลิ้ม เลขานุการคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า และนายสมศักดิ์ พณิชยกุล จำเลยที่ 12 ซึ่งเป็นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเบิกความเป็นพยานแล้วยังมีนายธเนศ เปเรร่า ผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการแทนบริษัท วี ซีเครท แคตตาลอกซ์ อิงค์. เบิกความว่าเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า VICTORIA'S SECRET ทั้งแบบตัวอักษรโรมันและตัวอักษรประดิษฐ์จดทะเบียนครั้งแรกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและใช้ตั้งแต่ปี 2520 เป็นต้นมา สำหรับสินค้าเสื้อผ้าและกางเกงชั้นในและบริการร้านค้าปลีกกับบริการสั่งซื้อสินค้าทางไปรษณีย์นอกจากนี้ยังได้จดทะเบียนในประเทศต่างๆ เช่น ฝรั่งเศส อิตาลี เกาหลี ญี่ปุ่น ฮ่องกง เป็นต้น ปรากฏตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการเอกสารหมาย ล.11 ส่วนประเทศไทยนั้นมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2530 ใช้สำหรับสินค้าจำพวก 25 เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายสตรีและมีการต่ออายุเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2540 ชื่อเจ้าของคือบริษัท วี ซีเครท แคตตาลอกซ์ อิงค์. ปรากฏตามทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคำขอต่ออายุเอกสาร หมาย ล.12 นอกจากนี้มีการให้บริการสั่งซื้อสินค้าและแคตตาล๊อกทางไปรษณีย์แก่ลูกค้าในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2530 เป็นต้นมา ปรากฏตามบัญชีรายชื่อลูกค้าและการสั่งซื้อเอกสารหมาย ล. 17 และ ล.18 ทั้งมีการโฆษณาเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการดังกล่าวในประเทศไทยทางสื่อหนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์และอินเทอร์เน็ต เห็นได้ว่า พยานหลักฐานของจำเลยทั้งสิบสองมีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานของโจทก์ เพราะมีพยานบุคคลและพยานเอกสารที่น่าเชื่อถือสนับสนุนตามพยานหลักฐานของจำเลยทั้งสิบสองฟังได้ว่าบริษัท วี ซีเครท แคตตาลอกซ์ อิงค์. ได้ใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการคำว่า VICTORIA'S SECRET มาก่อนโจทก์ ดังนั้น โจทก์จึงไม่มีสิทธิในเครื่องหมายบริการดังกล่าวดีกว่าบริษัทดังกล่าว ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่า โจท