ฎีกาที่ 5197/2549

อักษรโรมันคำว่า CREATING - CONCEPT เมื่อรวมคำสองคำเข้าด้วยกัน ย่อมแปลได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ แม้จะมีเครื่องหมายยัติภังค์คั่นอยู่ตรงกลางของคำทั้งสองก็ไม่ทำให้คำทั้งสองซึ่งมีความหมายอยู่แล้วกลายเป็นคำไม่มีความหมายไปได้ เมื่อเป็นคำที่มีความหมายอยู่แล้วจึงมิใช่คำที่ประดิษฐ์ขึ้นและไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสอง (3) ประกอบมาตรา 80 อย่างไรก็ตาม คำที่มิใช่คำที่ประดิษฐ์ขึ้นอาจเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะได้ หากคำนั้นมิได้เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการโดยตรง แต่บริการของโจทก์ตามรายการบริการในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเสนอความคิดให้แก่ลูกค้าในเรื่องต่าง ๆ คำว่า CREATING - CONCEPT จึงเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการของโจทก์โดยตรง แม้หลายประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกหรือองค์การค้าโลกจะรับจดทะเบียนคำว่า CREATING - CONCEPT การจดทะเบียนดังกล่าวก็ไม่มีผลผูกพันนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าของประเทศไทย เพราะแม้ประเทศไทยจะเป็นสมาชิกองค์การระหว่างประเทศทั้งสอง แต่การจดทะเบียนเครื่องหมายบริการย่อมขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศที่จะวางหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไร และความเห็นของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศนั้น ๆ โดยไม่ต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ตามที่บัญญัติไว้ใน พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า ฯ มาตรา 11 วรรคสอง ประกอบมาตรา 80 ส่วนการ์ตูนใบหน้าคล้ายรูปไข่หลับตาและยิ้ม มีลักษณะท่าทางเหมือนกำลังก้าวเดินขึ้นไปบนสายรุ้ง และที่ปลายสายรุ้งมีรูปพระจันทร์เสี้ยวอันเป็นภาพที่โจทก์ประดิษฐ์ขึ้น เครื่องหมายบริการในส่วนนี้จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะ ดังนั้น เครื่องหมายบริการที่โจทก์ขอจดทะเบียน หากพิจารณาทั้งเครื่องหมายแล้วมีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ แต่เครื่องหมายบริการดังกล่าวมีส่วนหนึ่งคือคำว่า CREATING - CONCEPT มีลักษณะไม่บ่งเฉพาะ จึงให้โจทก์สละสิทธิที่จะไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่ผู้เดียว

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้มีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำเลยที่ 2 ที่สั่งให้โจทก์สละสิทธิว่าจะไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวที่จะใช้อักษรโรมัน คำว่า CREATING - CONCEPT และมีคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยและมติของจำเลยที่ 3 ถึงที่ 13 ที่มีคำวินิจฉัยและมีมติให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 441921 คำขอเลขที่ 441922 และคำขอเลขที่ 441923 และมีคำสั่งให้กรมทรัพย์สินทางปัญญา จำเลยที่ 1 และนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำเลยที่ 2 ดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ คำขอเลขที่ 441921 คำขอเลขที่ 441922 และคำขอเลขที่ 441923 จำเลยทั้งสิบสามให้การขอให้ยกฟ้อง ในการชี้สองสถาน ศาลกำหนดประเด็นข้อพิพาทเพียงข้อเดียวโดยให้โจทก์นำสืบก่อนว่า คำสั่งของจำเลยที่ 2 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 3 ถึงที่ 13 ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่ของจำเลยที่ 1 เกี่ยวกับการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 441921 คำขอเลขที่ 441922 และคำขอเลขที่ 441923 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า อักษรโรมันคำว่า CREATING - CONCEPT ทั้งนายอนุชัย พยานโจทก์และนายวัชระ พยานจำเลยทั้งสิบสามต่างเบิกความว่า คำว่า CREATING แปลว่า สร้างสรรค์ ส่วนคำว่า CONCEPT แปลว่า ความคิด เมื่อรวมคำสองคำเข้าด้วยกันย่อมแปลได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์ แม้จะมีเครื่องหมายยัติภังค์คั่นอยู่ตรงกลางของคำทั้งสองก็ไม่ทำให้คำทั้งสองซึ่งมีความหมายอยู่แล้ว กลายเป็นไม่มีความหมายไปได้ เมื่อคำทั้งสองเป็นคำที่มีความหมายอยู่แล้ว คำทั้งสองจึงมิใช่คำที่ประดิษฐ์ขึ้น คำทั้งสองจึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (3) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 อย่างไรก็ตาม คำที่มิใช่คำที่ประดิษฐ์ขึ้นอาจเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (3) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน หากคำนั้นมิได้เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการโดยตรงและไม่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนด แต่บริการของโจทก์ตามรายการบริการในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการเอกสารหมาย จ.15 ถึง จ.17 ส่วนใหญ่เกี่ยวกับการเสนอความคิดให้แก่ลูกค้าในเรื่องต่าง ๆ คำว่า CREATING - CONCEPT จึงเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการของโจทก์โดยตรง คำดังกล่าวจึงเป็นคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ส่วนที่โจทก์อ้างว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์ได้ใช้กับบริการของโจทก์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และโฆษณาเผยแพร่ทั่วไปตามเอกสารหมาย จ.2 ถึง จ.7 เครื่องหมายบริการของโจทก์จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะนั้น เห็นว่า คำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสอง (2) ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันจะเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันต่อเมื่อมีการจำหน่ายเผยแพร่หรือโฆษณาบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการนั้นจนแพร่หลายแล้วตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนดและพิสูจน์ได้ว่าปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้ว หลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ประกาศกำหนดนั้นได้แก่ หลักเกณฑ์ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ลงวันที่ 23 กันยายน 2542 ข้อ 2 ซึ่งระบุว่า การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะโดยการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง และเครื่องหมายร่วม จนแพร่หลายแล้วตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ให้ใช้หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ (1) สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นได้มีการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาในประเทศไทยจนทำให้สาธารณชนในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวแตกต่างไปจากสินค้าหรือบริการอื่น (2) การจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาสินค้าหรือบริการใดจนทำให้เครื่องหมายการค้ามีความแพร่หลายในประเทศไทย ให้ถือว่าเครื่องหมายมีลักษณะบ่งเฉพาะเพียงที่ใช้กับสินค้าหรือบริการนั้นเท่านั้น (3) ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงตาม (1) และ (2) ให้ผู้ขอจดทะเบียนนำส่งพยานหลักฐานเกี่ยวกับการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาในประเทศไทยซึ่งสินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายที่ประสงค์จะขอจดทะเบียน เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบส่งของ ตัวอย่างสินค้า ใบโฆษณาสินค้า หรือพยานหลักฐานอื่น ๆ รวมทั้งพยานบุ