ฎีกาที่ 7203/2554

เครื่องหมายการค้าของโจทก์ประกอบด้วยรูปสุนัข และคำว่า "BULLDOG" ที่ด้านล่างของรูปสุนัข ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมก็เป็นรูปสุนัข เครื่องหมายการค้าทั้งสองจึงต่างมีรูปสุนัขเป็นสาระสำคัญและเป็นลักษณะเด่นของเครื่องหมาย และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบก็เห็นได้ว่าเป็นรูปสุนัขยืนหันหน้าในท่าเดียวกัน รูปร่างลักษณะของสุนัขเป็นสุนัขพันธ์เดียวกันและคล้ายกันมากจนอาจเรียกได้ว่าเกือบเหมือนกัน ซึ่งหากไม่สังเกตให้ดีก็จะไม่พบความแตกต่าง แม้เครื่องหมายการค้าของโจทก์จะมีคำว่า "BULLDOG" ประกอบอยู่ด้วย ก็เห็นได้ชัดว่ารูปสุนัขเป็นสาระสำคัญและมีลักษณะโดดเด่นยิ่งกว่าคำประกอบ ทั้งรูปสุนัขก็ชัดเจนว่าเป็นสุนัขพันธุ์บูลด็อก สาธารณชนผู้ซื้อสินค้าอาจเรียกขานเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยร่วมเช่นเดียวกันว่า "ตราสุนัข" หรือ "ตราหมา" หรือ "ตราหมาบูลด็อก" เมื่อนำมาใช้กับสินค้าชนิดเดียวกัน ย่อมทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดได้ว่าเป็นสินค้าของเจ้าของเดียวกันหรือมีแหล่งกำเนิดของสินค้าจากแหล่งเดียวกัน เมื่อได้ความว่าจำเลยร่วมเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายของต่างประเทศ เป็นผู้เชี่ยวชาญประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผงขัดหรือผงทรายแบบยืดหยุ่น โดยใช้รูปสุนัขที่ผู้ก่อตั้งบริษัทจำเลยร่วมได้คิดประดิษฐ์เป็นเครื่องหมายการค้าใช้กับสินค้าของจำเลยร่วมมาตลอด และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศต่างๆ ทั่วโลกตั้งแต่ปี 2529 ในปี 2532 จำเลยร่วมได้นำสินค้าของจำเลยร่วมเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย ผ่านบริษัทในประเทศไทยเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยในขณะนั้นมีโจทก์เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการผู้มีอำนาจในบริษัทดังกล่าว ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่โจทก์จะนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์มาขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในปี 2535 แสดงว่าจำเลยร่วมได้ใช้เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขบูลด็อกในประเทศไทยมาก่อนโจทก์ ทั้งการที่โจทก์เคยเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทตัวแทนจำหน่ายสินค้าของจำเลยร่วม โจทก์ย่อมรู้จักเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมมาก่อนที่โจทก์ยื่นขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เชื่อว่าโจทก์จงใจนำเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมมาขอจดทะเบียน เป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต แม้โจทก์จะเคยได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวแต่ขาดต่ออายุก็ตาม ก็ไม่ทำให้โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดีกว่าจำเลยร่วม จึงไม่มีเหตุสมควรที่โจทก์จะได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวตามคำขอได้ กรณีไม่ถือว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีลักษณะขัดต่อรัฐประศาสโนบาย อันต้องห้ามไม่ให้รับจดทะเบียนตามมาตรา 8 (9) แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ เพราะการพิจารณาว่าเครื่องหมายการค้าใดขัดต่อรัฐประศาสโนบายตามบทบัญญัติมาตรานี้ต้องพิจารณาจากลักษณะที่ปรากฏอยู่ในตัวเครื่องหมายซึ่งเป็นภาพถ่าย ภาพวาด ภาพประดิษฐ์ ตรา ชื่อ คำ ข้อความ รูปร่างหรือรูปทรงของวัตถุนั้นเอง ที่ทำให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเห็นได้อย่างชัดเจนว่าขัดต่อบทบัญญัติของมาตราดังกล่าวในอนุมาตราหนึ่งมาตราใดหรือไม่ มิใช่เป็นกรณีของการนำเครื่องหมายการค้ามาขอจดทะบียนโดยไม่ชอบหรือโดยไม่สุจริตเพราะนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่อาจเห็นจากลักษณะของตัวเครื่องหมายที่นำมาขอจดทะเบียนได้

โจทก์ ขอให้พิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 1158/2550 และให้จำเลยทั้งสองรับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์ จำเลยทั้งสองให้การและแก้ไขคำให้การ ขอให้ยกฟ้อง ระหว่างพิจารณา เคดับเบิลยูเอช เมอร์ก้า แอลทีดี. ผู้คัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นจำเลยร่วม ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีคำสั่งอนุญาต จำเลยร่วมให้การขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า จำเลยร่วมไม่ได้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 586126 ของโจทก์ดีกว่าโจทก์เพราะเครื่องหมายการค้าของโจทก์มีคำว่า "BULLDOG" จึงแตกต่างกับเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขของจำเลยร่วมในสาระสำคัญและเป็นเหตุสมควรให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 1158/2550 ที่ให้ระงับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 586126 หรือไม่ ในการวินิจฉัยปัญหานี้จึงจำต้องวินิจฉัยเสียก่อนว่าเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 586126 ของโจทก์คล้ายกับเครื่องหมายการค้าที่จำเลยร่วมอ้างว่าเป็นเจ้าของจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้าหรือไม่ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบเครื่องหมายการค้าทั้งสองเครื่องหมายนั้นแล้ว เห็นว่า เครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์ประกอบด้วยรูปสุนัข และคำว่า "BULLDOG" ที่ด้านล่างของรูปสุนัข ส่วนเครื่องหมายการค้าที่จำเลยร่วมอ้างถึงก็เป็นรูปสุนัข เครื่องหมายการค้าทั้งสองจึงต่างมีรูปสุนัขเป็นสาระสำคัญและเป็นลักษณะเด่นของเครื่องหมายและเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบในส่วนรูปสุนัขของทั้งสองเครื่องหมาย ก็เห็นได้ว่าเป็นรูปสุนัขยืนหันหน้าในท่าเดียวกัน รูปร่างลักษณะของสุนัขเป็นสุนัขพันธุ์เดียวกันและคล้ายกันมากจนอาจเรียกได้ว่าเกือบเหมือนกัน มีข้อแตกต่างกันเพียงแต่รูปสุนัขในเครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์มีเส้นตรงในแนวนอนลากผ่านด้านหลังขาทั้งสี่ช่วงล่างของสุนัขด้วยทำให้ดูเหมือนว่าสุนัขยืนอยู่บนพื้นราบ แต่รูปสุนัขในเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมไม่มีเส้นตรงเช่นนั้นประกอบอยู่ด้วยเท่านั้น ซึ่งหากไม่สังเกตให้ดีก็จะไม่พบเห็นความแตกต่างนี้ และแม้เครื่องหมายการค้าตามคำขอของโจทก์มีคำว่า "BULLDOG" ประกอบอยู่ด้วยโดยที่เครื่องหมายการค้ารูปสุนัขที่จำเลยร่วมกล่าวอ้างไม่มีคำดังกล่าวประกอบอันเป็นความแตกต่างอีกข้อหนึ่ง แต่ภาคส่วนรูปสุนัขในเครื่องหมายการค้าเห็นชัดว่าเป็นสาระสำคัญและมีลักษณะโดดเด่นยิ่งกว่าคำประกอบนั้น ทั้งรูปสุนัขก็ปรากฏลักษณะชัดเจนว่าเป็นสุนัขพันธุ์บูลด็อก สาธารณชนผู้ซื้อสินค้าอาจเรียกขานเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยร่วมเช่นเดียวกันว่า "ตราสุนัข" หรือ "ตราหมา" หรือ "ตราหมาบูลด็อก" ด้วยความคล้ายกันอย่างมากของรูปสุนัขดังกล่าว ความเป็นสาระสำคัญและลักษณะเด่นของรูปสุนัขในเครื่องหมายการค้าทั้งสองนั้น ดังนี้ เมื่อนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 586126 มาใช้กับสินค้ากระดาษทราย ผ้าทราย และนำเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมมาใช้กับสินค้า ผ้าทราย กระดาษทราย และสิ่งที่ใช้ในการขัดถูซึ่งเป็นสินค้าชนิดเดียวกัน ย่อมอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดได้ว่าสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของโจทก์และสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วมเป็นสินค้าของเจ้าของเดียวกันหรือมีแหล่งกำเนิดของสินค้ามาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน เมื่อวินิจฉัยว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์และจำเลยร่วมมีความคล้ายกันดังกล่าวแล้ว จึงต้องพิจารณาต่อไปว่า จำเลยร่วมไม่ได้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าตามคำขอจดทะเบียนเลขที่ 586126 ของโจทก์ดีกว่าโจทก์หรือไม่ โจทก์มีตัวโจทก์มาเบิกความเป็นพยานประกอบบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของพยานได้ความว่า โจทก์เคยเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทเอ็ม.เค. อินดัสเทรียลซัพพลาย จำกัด แต่ไม่ได้เป็นผู้บริหารบริษัท บริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2535 ภายหลังจากที่โจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2535 ก่อนการก่อตั้งบริษัทเอ็ม.เค. อินดัสเทรียลซัพพลาย จำกัด โจทก์ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อปี 2550 โจทก์เป็นผู้ใช้และได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปสุนัขบูลด็อกมาก่อนที่จะมีสินค้าของจำเลยร่วมเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย และโจทก์ไม่ได้ลอกเลียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยร่วม ส่วนจำเลยร่วมมีนางดารานีย์ผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยร่วมมาเบิกความเป็นพยานประกอบบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงของพยานและพยานเอกสารในเรื่องนี้ได้ความว่า จำเลยร่วมเป็นนิ