ฎีกาที่ 8670/2561

คดีนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ 3 ยื่นคำขอจดทะเบียน โจทก์บรรยายคำฟ้องว่าโจทก์ยื่นคำคัดค้านการขอจดทะเบียนดังกล่าวอ้างว่าตนมีสิทธิดีกว่า แต่นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าและคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าวินิจฉัยยกคำคัดค้านของโจทก์ โจทก์จึงฟ้องคดีนี้ อันเป็นการอุทธรณ์คำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า คดีจึงมีประเด็นให้ต้องวินิจฉัยว่าโจทก์มีสิทธิดีกว่าจำเลยที่ 3 ผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าหรือไม่ ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัยว่าโจทก์เป็นผู้มีสิทธิดีกว่าจำเลยที่ 3 แสดงให้เห็นว่าจำเลยที่ 3 เป็นผู้ไม่มีสิทธิจดทะเบียนอันมีผลให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่อาจมีคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายดังกล่าวให้จำเลยที่ 3 ตามคำขอจดทะเบียนได้ และแสดงว่าคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ให้ยกคำคัดค้านของโจทก์และดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจำเลยที่ 3 ต่อไป กับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ยืนตามคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบ ศาลย่อมมีอำนาจเพิกถอนคำวินิจฉัยทั้งสองได้โดยไม่ถือเป็นการพิพากษานอกฟ้องนอกประเด็น สำหรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการดังกล่าวของโจทก์นั้น เมื่อข้อเท็จจริงในคดีนี้รับฟังเป็นยุติแล้วว่า ภายหลังนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการดังกล่าวของโจทก์เป็นทะเบียนเลขที่ บ49734 แต่ต่อมานายทะเบียนเครื่องหมายการค้าได้เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการดังกล่าวไปแล้ว และมีหนังสือถึงโจทก์โดยแจ้งเหตุผลทำนองว่าเป็นการรับจดทะเบียนโดยผิดหลง และอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการดังกล่าวของโจทก์ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2554 เป็นต้นไป หากโจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวมีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือนี้ คำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เพิกถอนคำสั่งรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการของโจทก์จึงถึงที่สุดแล้ว ไม่อาจรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการตามคำขอดังกล่าวได้อีก หากโจทก์ยังประสงค์จะจดทะเบียนเครื่องหมายบริการในลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องหมายบริการตามคำขอเลขที่ 748789 ก็เป็นเรื่องที่ต้องไปดำเนินการขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการกันใหม่

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันเพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 715702 ของจำเลยที่ 3 และให้จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเครื่องหมายบริการตามคำขอเลขที่ 748789 ให้แก่โจทก์ จำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้การขอให้ยกฟ้อง จำเลยที่ 3 ให้การขอให้ยกฟ้องและฟ้องแย้งขอให้บังคับโจทก์เลิกใช้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 3 และรับผิดในค่าเสียหายจำนวน 30,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องแย้งไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลยที่ 3 และให้โจทก์ชำระค่าเสียหายอีกเดือนละ 500,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องแย้งไปจนกว่าโจทก์เลิกใช้เครื่องหมายของจำเลยที่ 3 โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งขอให้ยกฟ้องแย้ง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้โจทก์มีสิทธิในเครื่องหมาย "Pan Pan ปัน ปัน" ดีกว่าจำเลยที่ 3 ให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ "Pan Pan ปัน ปัน" ใช้กับบริการในจำพวก 43 ตามคำขอเลขที่ 748789 แก่โจทก์ ยกฟ้องแย้ง ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งในส่วนคำฟ้องและฟ้องแย้งให้เป็นพับ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก จำเลยทั้งสามอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่โต้แย้งกันในชั้นอุทธรณ์รับฟังได้เป็นยุติว่า เดิมโจทก์เป็นคนสัญชาติอิตาลี ประมาณปลายปี 2518 โจทก์ นายเสน่ห์ นางเกษร กับบุคคลอื่นอีก 4 คน จัดตั้งบริษัทจำเลยที่ 3 มีโจทก์กับนายเสน่ห์เป็นกรรมการบริษัท โดยโจทก์เป็นผู้ถือหุ้นจำนวนร้อยละ 49 วันที่ 12 มกราคม 2519 บริษัทจำเลยที่ 3 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ต่อมานางเกษรได้ชวนนายวิษณุ ซึ่งเป็นน้องชายที่เพิ่งจบการศึกษาจากต่างประเทศไปทำงานร้านของจำเลยที่ 3 วันที่ 24 มิถุนายน 2520 จำเลยที่ 3 จดทะเบียนเครื่องหมายการค้ารูปการ์ตูนประดิษฐ์พร้อมอักษรไทยคำว่า "ปัน ปัน" และอักษรโรมันคำว่า "Pan Pan" สำหรับสินค้าจำพวก 42 (เดิม) รายการสินค้าไอศกรีม ผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มทุกชนิด เป็นเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ 68121 วันที่ 7 กรกฎาคม 2524 บริษัทกะตะพาร์คส์ จำกัด จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล มีโจทก์และนางวันเพ็ญ ภรรยาโจทก์ เป็นกรรมการ นายวิษณุและบริษัทจำเลยที่ 3 เคยถือหุ้นในบริษัทกะตะพาร์คส์ จำกัด วันที่ 1 พฤษภาคม 2530 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจำเลยที่ 3 มีมติให้นายวิษณุเป็นกรรมการของบริษัทจำเลยที่ 3 และให้นายวิษณุเข้าถือหุ้นของบริษัท วันที่ 25 มิถุนายน 2530 นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามเครื่องหมายการค้าทะเบียนเลขที่ 68121 เนื่องจากไม่มีการยื่นต่ออายุการจดทะเบียน วันที่ 4 พฤษภาคม 2532 บริษัทกะตะพาร์คส์ จำกัด ยื่นคำขอจดทะเบียนการค้า ชื่อ "ปัน ปัน ซัน โดเมนิโก้" ประเภทโรงแรมและภัตตาคาร ประกอบการค้าขายอาหาร เครื่องดื่ม และไอศกรีมต่อกรมสรรพากร และวันที่ 10 กรกฎาคม 2532 กรมสรรพากรออกใบทะเบียนการค้าให้ วันที่ 4 ธันวาคม 2541 โจทก์แปลงสัญชาติเป็นไทย ต่อมาในปี 2551 โจทก์โอนขายหุ้นบริษัทจำเลยที่ 3 ในส่วนของตนทั้งหมดให้นายวิษณุ โดยวันที่ 17 มิถุนายน 2551 นายวิษณุจ่ายเงินค่าหุ้นดังกล่าวให้แก่โจทก์จำนวน 42,500,000 บาท วันรุ่งขึ้นโจทก์มีหนังสือขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทจำเลยที่ 3 วันที่ 24 มิถุนายน 2551 ผู้ถือหุ้นจำเลยที่ 3 มีมติอนุญาตให้โจทก์ลาออก วันที่ 26 มิถุนายน 2551 จำเลยที่ 3 ยื่นคำขอต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แจ้งเรื่องโจทก์ออกจากการเป็นกรรมการบริษัทจำเลยที่ 3 และมีนายสมชาย เข้าเป็นกรรมการแทน บริษัทจำเลยที่ 3 จึงมีนายวิษณุและนายสมชายเป็นกรรมการจนถึงปัจจุบัน วันที่ 27 พฤศจิกายน 2551 จำเลยที่ 3 ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสำหรับสินค้าจำพวกที่ 43 รายการบริการขายอาหารและเครื่องดื่ม เป็นคำขอเลขที่ 715702 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2552 โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการสำหรับบริการจำพวกที่ 43 รายการบริการขายอาหารและเครื่องดื่ม เป็นคำขอเลขที่ 748789 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 โจทก์ยื่นคำคัดค้านการขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 715702 ของจำเลยที่ 3 อ้างทำนองว่า โจทก์เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องหมายบริการดังกล่าวและใช้กับร้านขายอาหารและเครื่องดื่มมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 ปี จนเป็นที่แพร่หลายและมีชื่อเสียง โจทก์เป็นผู้ก่อตั้งและเป็นหนึ่งในกรรมการบริษัทจำเลยที่ 3 โดยโจทก์ยินยอมให้จำเลยที่ 3 ใช้เครื่องหมายดังกล่าวประกอบการค้า การที่จำเลยที่ 3 นำเครื่องหมายดังกล่าวไปยื่นขอจดทะเบียนโดยทราบดีอยู่แล้วว่า โจทก์เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 3 เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายบริการของโจทก์ตามคำขอเลขที่ 748789 วันที่ 2 ธันวาคม 2552 จำเล