ฎีกาที่ 8779/2542

ในเรื่องสิทธิในการใช้นามของบุคคลนั้น นอกจากจะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 18 บัญญัติคุ้มครองไว้ ยังมีประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 272(1) คุ้มครองสิทธิการใช้ชื่อทางการค้าไว้โดยไม่มีกฎหมายจำกัดสิทธิว่าการใช้นามหรือชื่อทางการค้าดังกล่าวจะต้องมีการจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนจึงจะได้รับความคุ้มครองแต่อย่างใด โจทก์ใช้คำว่า "BMW" หรือที่เรียกขานในประเทศไทยว่า "บีเอ็มดับบลิว" เป็นทั้งชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้ารวมทั้งใช้เป็นชื่อบริษัทในเครือของโจทก์จนมีชื่อเสียงแพร่หลายในหลายประเทศมาก่อนที่จำเลยที่ 1 จะจดทะเบียนจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยใช้ชื่อว่า "บีเอ็มดับบลิว" ในปี 2539 โจทก์ก็ย่อมมีสิทธิในการใช้ชื่อดังกล่าวและมีสิทธิใช้ชื่อดังกล่าวเป็นชื่อทางการค้าในประเทศไทยได้แม้ก่อนปี 2539 จะไม่ปรากฏว่าโจทก์เข้ามาดำเนินกิจการในประเทศไทยเองหรือจัดตั้งบริษัทในเครือโดยใช้ชื่อนี้ก็ตาม จำเลยทั้งสองรู้อยู่แล้วว่าการใช้ชื่อพ้องกับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ซึ่งมีชื่อเสียงเกียรติคุณเป็นที่แพร่หลายอยู่ก่อนแล้ว จะทำให้โจทก์ต้องเสื่อมเสียประโยชน์แต่ยังจดทะเบียนชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 ว่า "บีเอ็มดับบลิว" พ้องกับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์และใช้ชื่อนี้ในกิจการค้าสินค้าของจำเลยทั้งสองโดยมุ่งหมายที่จะนำชื่อเสียงเกียรติคุณอันมีคุณค่าของโจทก์มาใช้เป็นประโยชน์แก่กิจการค้าของตนโดยไม่สุจริต จำเลยที่ 1 จึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิใช้นามหรือชื่อดังกล่าวได้โดยชอบการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการละเมิดต่อสิทธิในชื่อทางการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5,18 และ 421 โจทก์ผู้มีสิทธิโดยชอบที่จะใช้ชื่อทางการค้าดังกล่าว ซึ่งต้องเสื่อมเสียประโยชน์จากการใช้ชื่อโดยมิชอบของจำเลยที่ 1 ย่อมมีสิทธิห้ามจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2หุ้นส่วนผู้จัดการมิให้ใช้ชื่อดังกล่าว หรือให้เปลี่ยนชื่อเสียได้ เครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์เป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป และได้รับจดทะเบียนในประเทศไทยสำหรับสินค้ารถยนต์นั่ง รถจักรยานยนต์ และส่วนควบของรถครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม2509 สินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ของโจทก์ภายใต้เครื่องหมายการค้าคำว่า"BMW" มีการจำหน่ายไปทั่วโลกเป็นเวลากว่า 80 ปีแล้ว จำเลยทั้งสองเพิ่งนำคำว่า"บีเอ็มดับบลิว" มาจดทะเบียนเป็นชื่อห้างจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2539กฎหมายห้ามนายทะเบียนเครื่องหมายการค้ารับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่เหมือนกับเครื่องหมายที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไปไม่ว่าสำหรับสินค้าจำพวกหรือชนิดใด แม้ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือสำนักงานการค้านั้นจะประกอบการค้าขายสินค้าต่างจำพวกหรือต่างชนิดกับสินค้าของโจทก์ก็ตาม เมื่อการกระทำของจำเลยทั้งสองไม่สุจริต โจทก์มีสิทธิขัดขวางจำเลยทั้งสองในการใช้โดยไม่สุจริตซึ่งชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดจำเลยที่ 1 อันเป็นชื่อสำนักงานการค้าของจำเลยทั้งสองและห้ามจำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้าที่ได้รับจดทะเบียนของโจทก์ดังกล่าวได้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 47

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อห้างจำเลยที่ 1 โดยไม่ใช้คำว่า "บีเอ็มดับบลิว" หรือคำอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าคำว่า "บีเอ็มดับบลิว" ของโจทก์อีกต่อไปให้จำเลยทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์อัตราเดือนละ 50,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อห้างจำเลยที่ 1 แล้วเสร็จและจนกว่าจะยุติการทำละเมิดสิทธิในชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าของโจทก์ ห้ามจำเลยใช้ ยื่นขอจดทะเบียนหรือเข้าเกี่ยวข้องในทางใด ๆ กับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" "บีเอ็มดับบลิว" ของโจทก์อีกต่อไป จำเลยทั้งสองให้การ ขอให้ยกฟ้อง ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสองจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อของจำเลยที่ 1 มิให้ใช้คำว่า "บีเอ็มดับบลิว"หรือ "บี เอ็ม ดับบลิว" หรือคำอื่นใดที่เหมือนหรือคล้ายกับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า "BMW" ของโจทก์ หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา ห้ามจำเลยทั้งสองใช้หรือเกี่ยวข้องไม่ว่าในทางใด ๆ กับชื่อทางการค้าและเครื่องหมายการค้าคำว่า"บีเอ็มดับบลิว" หรือ "บี เอ็ม ดับบลิว" หรือ อักษรโรมัน "BMW" จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า"ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่โต้เถียงกันในชั้นนี้รับฟังเป็นยุติได้ว่า โจทก์จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทโดยใช้ชื่อว่า "BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSHAFT"ในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตั้งแต่ปี 2459 (ค.ศ. 1916) โจทก์ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ชิ้นส่วน และเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ โดยใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ซึ่งเรียกขานกันในประเทศไทยว่า "บีเอ็มดับบลิว" โจทก์ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวครั้งแรกในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเมื่อปี 2472 (ค.ศ. 1929) ต่อมาโจทก์ได้ขยายกิจการไปยังประเทศต่าง ๆ กว่า 140 ประเทศ ทั่วโลก โจทก์จึงจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไว้ในหลายประเทศ สำหรับประเทศไทยนั้นมีบริษัทไทยยานยนต์ จำกัด นำสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ของโจทก์เข้ามาจำหน่ายมาประมาณ 30 ปีแล้วและโจทก์จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW"อ่านว่า "บีเอ็มดับบลิว" ในประเทศไทย เมื่อปี 2509 สำหรับสินค้ารถยนต์นั่งรถจักรยานยนต์ ส่วนและส่วนควบของรถดังกล่าว และได้มีการจดทะเบียนเพิ่มเติมในปี 2510, 2512 และ 2535 นอกจากนี้ยังมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าของโจทก์จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายและได้รับความนิยมในประเทศไทยด้วย และโจทก์ได้ใช้คำว่า "BMW" ซึ่งเป็นอักษรที่นำมาจากอักษรตัวแรกของคำที่เป็นชื่อเต็มของโจทก์เป็นชื่อในการประกอบการค้าของโจทก์ โจทก์ขยายกิจการของโจทก์ในประเทศต่าง ๆ โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทซึ่งใช้คำว่า "BMW" เป็นชื่อบริษัทเช่น ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลีจัดตั้งบริษัทใช้ชื่อว่า "BMW KOREA" ในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์จัดตั้งบริษัทใช้ชื่อว่า "BMW ASIA" ในประเทศแคนาดาจัดตั้งบริษัทใช้ชื่อว่า "BMW CANADA" และในประเทศนิวซีแลนด์จัดตั้งบริษัทใช้ชื่อว่า "BMW NEW ZEALAND" เป็นต้น นอกจากธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์โจทก์ยังประกอบธุรกิจด้านอื่นโดยใช้ชื่อทางการค้าในลักษณะเดียวกัน เช่น ธุรกิจอุตสาหกรรมทางอากาศใช้ชื่อว่า "BMW Rolls - Royce GmbH Oberursel"ธุรกิจการเงินใช้ชื่อว่า "BMW Bank GmbH Munick" และ "BMW LeasingGmbH Munick" นอกจากนี้โจทก์ได้โฆษณาสินค้าในสื่อต่าง ๆ เช่น การโฆษณาทางโทรทัศน์ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก การโฆษณาในสื่อหนังสือพิมพ์และร่วมงานมหกรรมแสดงรถยนต์ในประเทศต่าง ๆ ในการดำเนินกิจการของโจทก์ดังกล่าวโจทก์ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนสูงมากและได้รับผลตอบแทนสูงมากเช่นกันเครื่องหมายการค้าคำว่า "BMW" ของโจทก์เป็นที่รู้จักและแพร่หลายทั่วไปรวมทั้งสาธารณชนที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยด้วย จึงเป็นเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงแพร่หลายทั่วไป เมื่อปี 2539 จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลโดยใช้ชื่อว่า"ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอ็ม ดับบลิว" ที่สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสมุทรปราการ ต่อมาเมื่อต้นปี 2540 โจทก์ต้องการตั้งบริษัทในเครือในประเทศไทยโดยจองชื่อในการจัดตั้งบริษัทว่า "บริษัทบีเอ็มดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัด หรือBMW (THAILAND) COMPANY LIMITED" แต่นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทปฏิเสธการรับจดทะเบียนเพราะพ้องหรือคล้ายคลึงกับชื่อของจำเลยที่ 1 ซึ่งได้จดทะเบียนไว้ก่อนแล้วดังกล่าว มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองประการแรกว่า โจทก์มีสิทธิใช้ชื่อทางการค้าว่า "BMW" หรือ "บีเอ็มดับบลิว" หรือไม่ โดยในข้อนี้จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ว่า โจทก์ไม่ได้นำคำดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นชื่อทางการค้าของโ