ฎีกาที่ 9277/2547

จำเลยที่ 1 จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าอันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งสองในเครื่องหมายการค้านั้นตั้งแต่ในขณะที่ พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ใช้บังคับอยู่ดังนี้ การฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 จึงอยู่ในบังคับอายุความทั่วไป 10 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 164 เดิม และบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 41 (1) ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่โจทก์ทั้งสองถูกโต้แย้งสิทธิ ไม่ต้องฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดี 5 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 67 แห่ง พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ฝ่ายโจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าคำว่า "โต๊ะกัง" และ "ตั้งโต๊ะกัง" ที่เป็นภาษาไทย จีน และอังกฤษ ซึ่งเขียนว่า "TOH KANG" และ "TANG TOH KANG" มาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษของโจทก์ที่ 2 โดยใช้กับสินค้าจำพวกทองคำ คำดังกล่าวเป็นคำที่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ไม่ได้มีความหมายว่าทองคำหรือเกี่ยวข้องกับทองคำแต่อย่างใด หากแต่เป็นชื่อสกุลของบรรพบุรุษของฝ่ายโจทก์ที่ประกอบกิจการค้าทองคำติดต่อกันมาตั้งแต่ก่อนปี 2464 เป็นเวลากว่า 80 ปีแล้ว และยังใช้คำว่า "ตั้งโต๊ะกัง" เป็นชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัดโจทก์ที่ 1 ตลอดมาด้วย ส่วนจำเลยที่ 1 เพิ่งมาประกอบกิจการร้านทองในลักษณะเดียวกับโจทก์ทั้งสองเมื่อปี 2515 และต่อมาในปี 2531 ถึงปี 2532 จำเลยที่ 1 จึงได้นำคำว่า "โต๊ะกัง" เป็นภาษาไทย คำว่า "โต๊ะกัง" เป็นอักษรภาษาไทยและจีนรวมกัน คำว่า "โต๊ะกังบุ้นกี่" เป็นอักษรภาษาไทยและจีนรวมกัน คำว่า "TOA KANG" เป็นอักษรภาษาอังกฤษ กับคำว่า "โต๊ะกังเยาวราช" เป็นอักษรภาษาไทยไปยื่นคำขอจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าเพื่อใช้กับสินค้าจำพวกเงิน ทอง นาก และอัญมณี ดังนี้ เห็นได้ว่า เครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ 1 นำไปยื่นคำขอจดทะเบียนไว้นั้น ทุกเครื่องหมายจะมีคำว่า "โต๊ะกัง" แสดงว่าสาระสำคัญหรือลักษณะเด่นของเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 อยู่ที่คำว่า "โต๊ะกัง" หาใช่อยู่ที่คำว่า "บุ้นกี่" หรือ "เยาวราช" ซึ่งเป็นเพียงส่วนประกอบไม่ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 จึงเหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้า คำว่า "โต๊ะกัง" ที่เป็นภาษาไทย จีนและอังกฤษของโจทก์ทั้งสองจนอาจทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดในความเป็นเจ้าของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดสินค้า เป็นการจดทะเบียนโดยไม่สุจริต เมื่อโจทก์ทั้งสองเป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวดีกว่าจำเลยที่ 1 แม้โจทก์ทั้งสองจะมิได้จดทะเบียนต่ออายุเครื่องหมายการค้าดังกล่าวก็ตาม ก็ไม่ทำให้สิทธิในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ทั้งสองที่ใช้ติดต่อกันมาโดยตลอดเสียไปแต่อย่างใด โจทก์ทั้งสองย่อมฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ได้ จำเลยทั้งสองนำชื่อทางการค้าของโจทก์ทั้งสองใช้เป็นชื่อห้างย่อมทำให้สาธารณชนสับสนหรือหลงผิดว่าสถานประกอบการค้าทองของจำเลยทั้งสองเป็นสถานประกอบการค้าทองของโจทก์ทั้งสองหรือเป็นสถานประกอบการค้าทองที่โจทก์ทั้งสองมีส่วนรวมอยู่ด้วย เป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหายจากการสับสนหรือหลงผิดดังกล่าวได้เช่นกัน เมื่อจำเลยทั้งสองไม่ได้รับอนุญาตจากโจทก์ทั้งสองให้ใช้ชื่อทางการค้าคำว่า "โต๊ะกัง" เป็นเหตุให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำละเมิดต่อสิทธิในชื่อทางการค้าของโจทก์ทั้งสอง โจทก์ทั้งสองย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสองเนื่องจากการใช้ชื่อทางการค้าของโจทก์ทั้งสองโดยไม่ชอบนั้นได้ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 18 และ 420

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าเสียหายจำนวน 15,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสอง และให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "โต๊ะกัง" เครื่องหมายการค้าคำว่า "โต๊ะกัง" ที่เป็นภาษาไทยและจีน เครื่องหมายการค้าคำว่า "โต๊ะกังบุ้นกี่" ซึ่งเป็นภาษาไทยและจีน เครื่องหมายการค้าที่เป็นภาษาอังกฤษซึ่งเขียนว่า "TOA KANG" และเครื่องหมายการค้าคำว่า "โต๊ะกังเยาวราช" ตามทะเบียนเลขที่ 126266, 124884, 145853, 133395 และ 145854 ตามลำดับ กับห้ามจำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าทุกประเภทของจำเลยทั้งสอง จำเลยทั้งสองให้การขอให้ยกฟ้องและฟ้องแย้งขอให้ศาลห้ามมิให้โจทก์ทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้าคำว่า "โต๊ะกัง" ทั้งภาษาไทย จีน และอังกฤษ ในสินค้าจำพวก เงิน ทอง นาก และอัญมณีต่าง ๆ หากโจทก์ทั้งสองฝ่าฝืนคราวใด ให้โจทก์ทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายแก่จำเลยที่ 2 เป็นเงิน 150,000,000 บาท โจทก์ทั้งสองให้การแก้ฟ้องแย้งขอให้ยกฟ้องแย้ง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้อง และยกฟ้องแย้ง ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองฝ่ายให้เป็นพับ โจทก์ทั้งสองและจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า โจทก์ทั้งสองเป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลยที่ 1 ผู้ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น ให้เพิกถอนการจดทะเบียนการค้าของจำเลยที่ 1 ห้ามมิให้จำเลยทั้งสองใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าวกับสินค้าของจำเลยทั้งสอง และให้จำเลยทั้งสองร่วมชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 1,500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ในต้นเงินจำนวนดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสอง กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ทั้งสอง เฉพาะค่าขึ้นศาลให้ใช้ตามทุนทรัพย์ที่โจทก์ทั้งสองชนะคดีในศาลอุทธรณ์ โดยกำหนดค่าทนายความ 40,000 บาท และให้ยกฟ้องแย้ง ค่าฤชาธรรมเนียมในส่วนที่เกี่ยวกับฟ้องแย้งให้เป็นพับ จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า คดีนี้จำเลยทั้งสองฎีกาขอให้ยกฟ้อง มิได้ฎีกาในส่วนที่เกี่ยวกับฟ้องแย้ง ในส่วนที่เกี่ยวกับฟ้องแย้งจึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีคงมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยทั้งสองเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับคำฟ้องประการแรกว่า สิทธิในการฟ้องคดีของโจทก์ทั้งสองจะต้องบังคับใช้ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 41 (1) หรือจะต้องบังคับใช้มาตรา 67 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 เห็นว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า เครื่องหมายการค้าดังกล่าวของจำเลยที่ 1 ได้รับการจดทะเบียนในระหว่างปี 2531 ถึงปี 2532 ซึ่งขณะนั้นมี พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ใช้บังคับอยู่ เมื่อโจทก์ทั้งสองเห็นว่าตนมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าจำเลยที่ 1 การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั้งห้าเครื่องหมายดังกล่าวของจำเลยที่ 1 ย่อมเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งสองในเครื่องหมายการค้านั้นตั้งแต่ในขณะที่ พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 ใช้บังคับอยู่ แม้โจทก์ทั้งสองจะฟ้องคดีนี้เมื่อมี พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ใช้บังคับแล้วก็ตาม แต่สิทธิของโจทก์ทั้งสองในการฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวภายในกำหนดอายุความ 10 ปี ตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 41 (1) ก็ยังคงมีอยู่ หาได้สูญเสียไปโดยผลของ พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ที่ออกมาใช้บังคับในภายหลังไม่ ดังนี้ การฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 จึงอยู่ในบังคับอายุความทั่วไป 10 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 164 เดิม และบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2474 มาตรา 41 (1) ซึ่งเป็นบทกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่โจทก์ทั้งสองถูกโต้แย้งสิทธิ หาใช่ต้องฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดี 5 ปี นับแต่วันที่นายทะเบียนมีคำสั่งให้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามมาตรา 67 แห่ง พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 ดังที่จำเลยทั้งสองฎีกาไม่ เมื่อเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนในระหว่างปี 2531 ถึงปี 2532 และโจทก์ทั้งสองฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2537 จึงยังไม่เกินกำหนดอายุความ 10 ปี นับแต่วันที่ได้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ 1 ดังกล่าว ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยประการต่อไปมีว่าโจทก์ทั้งสองเป็นผู้มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลยที่ 1 ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นไว้หรือไม่ เห็นว่าเครื่องหมายการค้าที่จำเลยที่ 1 นำไปยื่นคำขอจดทะเบียนไว้นั้นทุกเครื่องหมายจะมีคำว่า "โต๊ะกัง" ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย จีน หรือภาษาอังกฤษด้วย แสดงว่าสาระสำคัญหรือลักษณะ