ฎีกาที่ 935/2549

การกำหนดประเด็นข้อพิพาทในชั้นชี้สองสถาน ศาลต้องตรวจข้ออ้างตามคำฟ้องของโจทก์และข้อเถียงตามคำให้การของจำเลยทั้งสิบเอ็ด หากมีข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่โจทก์ยกขึ้นอ้างในคำฟ้อง แต่จำเลยทั้งสิบเอ็ดให้การโต้เถียงปฏิเสธไม่รับ ศาลต้องกำหนดข้อที่ไม่รับกันนั้นไว้เป็นประเด็นข้อพิพาทตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศฯ มาตรา 26 ประกอบ ป.วิ.พ. มาตรา 183 เมื่อจากคำฟ้องและคำให้การเห็นได้ชัดแจ้งว่าคดีมีข้ออ้างและข้อเถียงกันเป็นประเด็นข้อพิพาทด้วยว่า จำเลยร่วมจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 370236 โดยเจตนาไม่สุจริตหรือไม่ เพราะโจทก์อ้างในคำฟ้องโดยแจ้งชัดว่าจำเลยร่วมผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 370236 ได้นำเอาเครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า "TWO WAY" ไปใช้รวมกับคำอื่นโดยวางใต้อักษรโรมันคำว่า "Za" แล้วนำไปยื่นขอจดทะเบียนโดยมีเจตนาไม่สุจริตอาศัยการมีชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของโจทก์เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกและชนิดเดียวกันกับสินค้าของโจทก์เพื่อให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าหรือแหล่งกำเนิดของสินค้า แต่จำเลยทั้งสิบเอ็ดให้การปฏิเสธไม่รับในข้อเท็จจริงที่โจทก์อ้างในคำฟ้อง โดยให้เหตุผลแห่งการปฏิเสธว่า การที่จำเลยร่วมผู้ขอจดทะเบียนได้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 370236 โดยมีคำว่า "TWO-WAY FOUNDATION" อยู่ใต้คำว่า "Za" โดยปฏิเสธที่จะขอถือสิทธิของตนแต่ผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า "TWO-WAY" ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยร่วมกระทำการโดยสุจริต ปัญหาเรื่องผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าสุจริตหรือไม่ จึงมิได้มีเฉพาะกรณีการใช้เครื่องหมายการค้าต่างเจ้าของโดยสุจริตตาม พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้าฯ มาตรา 27 ดังที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางวินิจฉัย ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมิได้กำหนดประเด็นนี้เป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ในชั้นชี้สองสถานจึงเป็นการที่มิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายวิธีพิจารณาว่าด้วยการพิจารณา การที่จำเลยร่วมยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รวมทั้งสินค้าแป้งผัดหน้าหรือแป้งแข็งด้วยตามคำขอเลขที่ 370236 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2541 เป็นเพียงการนำคำว่า "TWO WAY" ซึ่งเป็นคำที่ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะเมื่อใช้กับสินค้าแป้งผัดหน้าหรือแป้งแข็งดังกล่าวมาใช้ประกอบกับคำว่า "Za" ซึ่งเป็นสาระสำคัญของเครื่องหมายการค้า ทั้งปรากฏว่า จำเลยร่วมผู้ขอจดทะเบียนไม่ขอถือเป็นสิทธิของตนแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า "TWO WAY" ดังนี้ การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ตามคำขอเลขที่ 370236 ของจำเลยร่วมจึงหาใช่การนำคำว่า "TWO WAY" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้า ของโจทก์มาใช้ประกอบเป็นเครื่องหมายการค้า โดยมีเจตนาไม่สุจริตอาศัยชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวของโจทก์ไม่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าแป้งแข็งสำหรับสุภาพสตรีมานานกว่า 20 ปี โดยใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าคำว่า "ทู เวย์" เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้า Tellme Creance 2 WAY คือเครื่องหมาย และเครื่องหมายการค้า จำเลยที่ 1 เป็นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า จำเลยที่ 2 ถึงที่ 11 เป็นกรรมการในคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า โจทก์เป็นผู้คิดประดิษฐ์และได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวจากกรมทรัพย์สินทางปัญญาไว้กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า แป้งผัดหน้า อายแชโดว์ บรัชออน ครีมรองพื้น ครีมกันแดด เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2523 ตามทะเบียนเลขที่ ค 155392 กับสินค้าจำพวกที่ 48 เดิม ทั้งจำพวก เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2534 ตามทะเบียนเลขที่ 160769 ทะเบียนเลขที่ 161178 และทะเบียนเลขที่ 161542 กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า แป้งแข็ง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2539 ตามทะเบียนเลขที่ ค 11378 และทะเบียนเลขที่ ค 11353 กับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้า แป้งผัดหน้า เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2532 ตามทะเบียนเลขที่ ค 99129 และกับสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้าแป้งผัดหน้า ลิปสติก บรัชออน อายแชโดว์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2532 ตามทะเบียนเลขที่ ค 99106 ตามลำดับ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2541 ซิเซอิโด คำปะนี ลิมิเต็ด สัญชาติญี่ปุ่น ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าคำว่า "Za TWO-WAY FOUNDATION" คือเครื่องหมายการค้า ในสินค้าจำพวกที่ 3 รายการสินค้าสบู่ น้ำหอมที่สกัดจากดอกไม้ เครื่องสำอางใช้เสริมแต่งใบหน้า เครื่องสำอางถนอมผิว เครื่องสำอางใช้กับเส้นผมและเครื่องสำอางใช้กับผิวกาย ตามคำขอเลขที่ 370236 โดยไม่ขอถือสิทธิคำว่า "TWO WAY" แต่เพียงผู้เดียว โจทก์เห็นว่าผู้ขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 370236 ได้นำเอาเครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า "TWO-WAY" ไปใช้ร่วมกับคำอื่นโดยวางใต้อักษรโรมันคำว่า "Za" แล้วนำไปยื่นขอจดทะเบียนโดยมีเจตนาไม่สุจริตอาศัยการมีชื่อเสียงในเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เพื่อใช้กับสินค้าจำพวกและชนิดเดียวกันกับสินค้าของโจทก์ เพื่อให้สาธารณชนสับสนหลงผิดในความเป็นเจ้าของของสินค้าและแหล่งกำเนิดของสินค้า ไม่ควรที่นายทะเบียนจะสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนไม่ขอถือสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในอันที่จะใช้อักษรโรมันคำว่า "TWO WAY" ถึงแม้จะมีการสละสิทธิในคำดังกล่าว แต่เครื่องหมายการค้าของโจทก์คำว่า "TWO WAY" ก็ยังปรากฏอยู่ในเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน โจทก์จึงได้ยื่นคำคัดค้านคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 370236 ต่อนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ขอให้มีคำสั่งให้ผู้ขอจดทะเบียนเปลี่ยนเครื่องหมายการค้าโดยตัดคำว่า "TWO-WAY" ออก ซึ่งผู้ขอจดทะเบียนก็ได้ยื่นคำโต้แย้งคำคัดค้านของโจทก์ แต่นายทะเบียนจำเลยที่ 1 มีคำวินิจฉัยที่ 179/2543 ให้ยกคำคัดค้านของโจทก์และให้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามคำขอเลขที่ 370236 ของผู้ขอจดทะเบียนต่อไป โจทก์จึงยื่นอุทธรณ์ต่อจำเลยที่ 2 ถึงที่ 11 คณะกรรมการเครื่องหมายการค้าและได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 273/2545 ให้ยกอุทธรณ์ของโจทก์ โจทก์จึงฟ้องจำเลยทั้งสิบเอ็ดเป็นคดีนี้ โจทก์เห็นว่าจำเลยทั้งสิบเอ็ดมิได้พิจารณาตามคำคัดค้านและคำอุทธรณ์ของโจทก์ถึงความไม่สุจริตของผู้ขอจดทะเบียนที่นำเอาเครื่องหมายการค้าคำว่า "TWO WAY" ของโจทก์ซึ่งได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 ไปใช้กับสินค้าจำพวกและชนิดเดียวกันกับสินค้าของโจทก์ ที่ผู้ขอจดทะเบียนตามคำขอเลขที่ 370238 ยื่นคำโต้แย้งกล่าวอ้างว่า คำว่า "TWO WAY" เป็นคำที่มีความหมายว่า สองทาง เมื่อนำมาใช้กับสินค้าแป้งผัดหน้าหรือแป้งแข็ง ก็ถือว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรงว่าเป็นแป้งที่ผัดหน้าที่สามารถใช้กับน้ำก็ได้ หรือไม่ใช้กับน้ำก็ได้นั้นฟังไม่ขึ้น เพราะนายทะเบียนได้พิจารณาเครื่องหมายการค้าคำว่า "TWO WAY" ของโจทก์แล้วเห็นว่าชอบที่จะรับจดทะเบียนได้ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 เครื่องหมายการค้าของโจทก์จึงมีลักษณะบ่งเฉพาะแล้ว คำว่า "TWO WAY" ของโจทก์ไม่ใช่คำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง ผู้ขอจดทะเบียนไม่มีสิทธินำเอาคำว่า "TWO WAY" ของโจทก์ไปใช้ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียน ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ 179/2543 และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 273/2545 ขอให้พิพากษาว่า เครื่องหมายการค้าของผู้ขอจดทะเบียนตามคำขอเลขที่ 370236 ซึ่งมีอักษรโรมันคำว่า "TWO-WAY" ประกอบอยู่ด้วยมิชอบที่จะรับจดทะเบียนเป็นการขั